Das Internationale Markenrecht – Alles was Sie wissen müssen

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Das internationale Markenrecht im Überblick

Die IR Marke ist keine eigenständige Markenform. Die rechtliche Grundlage bildet daher in erster Linie das Markenrecht der Basismarke, was im Falle unserer Mandanten in der Regel das deutsche Markenrecht (MarkenG) oder das europäische Markenrecht (UMV) darstellt. Die Weiterleitung und Organisation der beteiligten WIPO-Länder wird über das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) reguliert.

Die Eintragung der IR Marke in dem jeweiligen WIPO-Staat wird durch das örtliche nationale Markengesetz geregelt. Das MMA und PMMA regulieren nicht den Markenschutz, sondern die Organisation der Länder untereinander. Welches Abkommen zum Tragen kommt, hängt von dem Land ab, in dem der Markenschutz gewünscht ist. Manche Staaten sind dem MMA und andere erst später dem PMMA beigetreten.

Im folgenden zeigen wir ihnen alle Besonderheiten des Markenrechts auf unseren Sonderseiten auf.

Inhalt dieser Seite:

Andre Kraus, Rechtsanwalt und Gründer der Anwaltskanzlei, ist Ihr Ansprechpartner in Sachen Gründung, Markenrecht, Reputationsschutz und Unternehmensrecht.

  • Die Entstehung des Markenrechts

    Wie genau entsteht Markenschutz?

    Eine deutsche Marke kann durch Anmeldung, Nutzung und Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit entstehen (§4 MarkenG). Eine europäische oder internationale Marke hingegen kann nur durch Anmeldung entstehen.

  • Absolute Schutzhindernisse

    Was sind absolute Schutzhindernisse?

    Die absoluten Schutzhindernisse sind Eintragungshindernisse, die von Seiten der Behörden automatisch im Rahmen der Anmeldung geprüft werden. Sowohl das deutsche (§ 8 MarkenG) als auch das europäische Markenamt (Art. 7 UMV) für die Basismarke, als auch die jeweiligen Markenämter der WIPO-Staaten prüfen auf absolute Schutzhindernisse. Als absolute Eintragungshindernisse könnten die fehlende graphische Darstellbarkeit, die Gattungsbezeichnung, die Täuschung oder ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung sowie eine bösgläubige Markenanmeldung sein. Das europäische Markenrecht sieht weitere Schutzhindernisse zum Schutz traditioneller Begriffe oder Rechtshindernisse aus internationalen Abkommen vor.

    Absolute Schutzhindernisse

  • Relative Schutzhindernisse

    Was genau ist ein relatives Schutzhindernis?

    Die relativen Schutzhindernisse regeln die Beziehung der Marken untereinander und sind Auslöser für rechtliche Kollisionen. Hauptsächlich sind die Ähnlichkeit oder Identität zweier Marken maßgebend. Sie werden durch den Bekanntheitsschutz und die Verwechslungsgefahr konkretisiert.

  • Durchsetzung des Markenrechts

    Wie funktioniert die Durchsetzung?

    Ein Markenschutz hat einen Nutzen, wenn er nicht mit angemessen Mitteln verteidigt werden kann. Das Markenrecht regelt die möglichen Maßnahmen zur Verteidigung Ihrer Marke. Das deutsche Markenrecht sieht dafür die Berechtigungsabfrage, die Abmahnung, die Unterlassungserklärung und die Klage vor (§ 14 MarkenG). Für die europäische Basismarke sind die Maßnahmen fast identisch. Die Verteidigung Ihrer internationalen Marke in einem WIPO-Staat richtet sich nach der dortigen nationalen Gesetzgebung.

    Durchsetzung des Markenrechts

  • Lizenzierung

    Wie funktioniert die Lizenzierung?

    Eine Marke kann mit zunehmender Bekanntheit zum Vermögenswert heranreifen. Die vorausgesetzte Verwertung der Marke wird ebenfalls im Markenrecht geregelt. Inhaltlich werden die Rechte und Pflichten von Lizenznehmer und Lizenzgeber besprochen.

  • Erlöschen des Markenrechts

    Wie endet der Markenschutz?

    Eine Marke kann durch Rechtskollision, durch Verzicht oder Verfall erlöschen. Die genauen Umstände werden ebenfalls vom Markenrecht erfasst.

    Erlöschen des Markenrechts

  • Markenregister

    Was ist das Markenregister?

    Das Markenregister stellt den Ausgangspunkt der juristischen Vorarbeit für eine Markenanmeldung dar. Der Inhalt wird durch das Markenrecht geregelt.

  • Nizza-Klassifikation

    Was sind die sogenannten Nizza Klassen?

    Für die meisten Markenformen ist die Nizza-Klassifikation für das W-/D-Verzeichnis maßgebend.

    Nizza-Klassifikation

Entstehung des Markenschutzes

Eine deutsche Marke kann auf drei unterschiedliche Weisen entstehen: Durch Anmeldung, durch notorische Bekanntheit oder Verkehrsgeltung. Die EU- und IR-Marke hingegen benötigt eine Anmeldung.

Die Anmeldung der Basismarke und der IR-Marke

Die Voraussetzung für die Anmeldung einer IR-Marke ist eine eingetragene oder angemeldete Basismarke in einem der WIPO-Staaten. Sollten keine besonderen Anforderungen vorliegen, ist die DE-Marke als Basismarke empfehlenswert. Die Anmeldung ist im deutschen Markenrecht unter § 4 Nr. 1 MarkenG geregelt. Es entsteht ein monopolistisches Nutzungsrecht der Marke. Nach Anmeldung kann das DPMA den Antrag auf Eintragung einer IR-Marke an die WIPO weiterleiten. Eine IR-Marke entsteht nur durch Markenanmeldung.

Die Entstehung des Markenrechtes durch Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder durch notorische Bekanntheit nach § 4 Nr. 3 MarkenG ist aufgrund des spekulativen Charakters beider Methoden für die Anmeldung einer internationalen Marke ungeeignet.

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Absolute Schutzhindernisse

Die absoluten Schutzhindernisse werden von der zuständigen Markenbehörde nach Anmeldung der Marke geprüft. Sie sind als Eintragungshindernisse zu versehen. Sollte die Behörde befinden, dass Ihr gewünschter Markenname aufgrund dieser Hindernisse nicht eintragungsfähig ist, verfällt die Anmeldung. Eine Rückerstattung der Gebühr ist nicht vorgesehen. Um dies zu vermeiden, nehmen wir vor der Anmeldung eine umfangreiche Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach deutschen und dem jeweiligen lokalen Markenrecht der WIPO-Staaten vor. Hinsichtlich der Basismarke prüfen wir dabei insbesondere Folgendes:

Die (graphische) Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

Damit eine Marke formal eintragungsfähig ist, muss sie in erster Linie im Markenregister darstellbar sein. Je nach Markenformat, muss sie dabei die Anforderungen des DPMA oder des EUIPO für die Basismarke erfüllen.

Demnach muss die Marke durch graphische Zeichen, Symbole oder Buchstaben darstellbar sein. Eine Durchschnittsperson muss bei einem Blick in das Markenregister in der Lage sein, die Marke zu identifizieren und von anderen eingetragenen Marken zu unterscheiden (BGH GRUR 1999, 730,731 – Farbmarke Magneta/grau).
Konkret formulierte Anforderungen an die Darstellbarkeit einer Marke ergeben sich aus einem Urteil des EUGH: So muss die Marke abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EUGH, Urt. V. 12.12.2002 – C-273/00 Sieckmann).

Die Unterscheidungskraft (8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Die wichtigste Eintragungsvoraussetzung einer Marke ist die Unterscheidungskraft. Sie bezeichnet einen Zustand, in dem eine durchschnittliche Person der angesprochenen Zielgruppe anhand der Marke in der Lage ist, die zu einer Marke zugehörigen Produkte und Dienstleistungen von denen eines anderen Unternehmens unterscheiden zu können.
Sie muss den Kunden in die Lage versetzen, zukünftige Kaufentscheidungen aufgrund guter oder schlechter Erfahrungen mit einem Produkt des Herstellers abhängig zu machen.
Eine Unterscheidungskraft ist insbesondere dann gegeben, wenn der durchschnittliche Angehörige der angesprochenen Zielgruppe aufgrund des Markennamens:

  • Eine Sachaussage bezüglich des Produktes erkennen kann. Etwa über Eigenschaften und Verwendungszweck des Produktes oder der Dienstleistung, die über den eigentlichen Werbezweck hinausgehen.
  • Erkennen kann, dass die Ware oder Dienstleistung der betrieblichen Herkunft eines bestimmten Unternehmens entstammt. Insbesondere Abwandlungen allgemein bekannter Zeichen durch sprachregelwidrige Verwendung, Begriffen im übertragenen Sinne, ironischen Verfremdungen oder jegliche Abwandlung, welche zur Erfassung des angedeuteten Sinngehalts gedankliche Schritte erfordert (EuGH GRUR 2010, 228).

Eine Marke hat somit eine Unterscheidungskraft, wenn sie einen starken eigentümlichen Charakter hat. Umso origineller bei der Kreation eines Markennamens vorgegangen wird, umso eigentümlicher ist die Marke. Um diesen Zustand zu erreichen und gleichzeitig eine gewünschte Aussage mit der Marke tätigen zu können, sollten Phantasienamen, Abwandlungen und Wortkombinationen verwendet werden.

Die Allgemeingültigkeit eines Begriffes sollte dabei nach bester Möglichkeit abgewandelt werden, ohne dass der angesprochene Kunde ohne gedankliche Schritte in der Lage ist, den Namen auf den eigentlichen Begriff zurückzuführen. Ein allgemeiner Begriff kann deshalb nicht als Marke eingetragen werden, da er keine Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen zulässt. Dadurch scheitert er an der Eintragungsfähigkeit.

Zur Bewertung der Unterscheidungskraft wird stets der durchschnittliche angesprochene Kunde der gewünschten Zielgruppe herangeführt. Kann diese Zielgruppe in der Regel eine gewisse Fachkenntnis vorweisen, welche etwa Voraussetzung ist, um dieser Gruppe anzugehören, kann bei der Bewertung der Unterscheidungskraft auf diesen Kenntnisstand abgestellt werden. Das ist insbesondere bei B2B-Zielgruppen der Fall, da die Zielgruppe meistens einen anderen Kenntnisstand vorweisen kann, als gewöhnliche Verbraucher. In jedem Fall wird bei der Bewertung die Gesamtheit der Marke betrachtet, wenn sie etwa aus zwei zusammengesetzten oder abgewandelten Begriffen besteht.

In der Regel fällt die Bewertung der Unterscheidungskraft bei Wortmarken eher streng aus, während Bild-Wortmarken etwas großzügiger beurteilt werden können.
Der grafische Teil der Bild-Wortmarke trägt zu einer hohen Eigentümlichkeit der Marke bei. So könnte eine Marke mit hoher Verwandtschaft zu einem allgemeinen Begriff durch einen eigentümlichen grafischen Bestandteil dennoch eine hohe Unterscheidungskraft besitzen.

Umso höher die Eigentümlichkeit des grafischen Bestandteils, umso allgemeiner kann der Wortteil der Marke sein.

Folgende Beispiele sollen häufige Szenarien bezüglich der Unterscheidungskraft darstellen.

  • Wortmarken: Der BGH hat in einem Urteil entschieden, dass eine Wortmarke unterscheidungskräftig ist, wenn in ihr vordergründig kein allgemeingültiger Begriff und kein gebräuchlicher Begriff einer deutschen oder anderen Sprache vom angesprochenen Verkehrskreis ausschließlich zugeordnet werden kann. Eine Mehrdeutigkeit alleine stellt keine Unterscheidungskraft her. Es mangelt an ihr, wenn der deskriptive Charakter bei Mehrdeutigkeit bei einem Interpretationsweg vorhanden ist. Ein Wortspiel allgemeiner Begriffe, die jedoch aus dem Kontext gerissen sind, erfüllt die Anforderungen der Unterscheidungskraft schon eher, wie der eingetragene Markenname „Bar jeder Vernunft“ beweist. Eine rein deskriptive Bedeutung wurde den angemeldeten Markennamen „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ „Rätsel Total“, „My World“ und „Reich und Schön“, weshalb sie nicht als Markennamen angemeldet werden konnten.
  • Deskriptive Begriffe: Beschreibende Begriffe haben generell keine Unterscheidungskraft und können daher nicht als Marke eingetragen werden. Sie sind dann beschreibend, wenn sie den Zweck oder eine Eigenschaft des Produktes ausschließlich beschreiben und dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammen. Eine Unterscheidungskraft kann allerdings dann gegeben sein, wenn der deskriptive Begriff in Abwandlung von seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet wird. Ein passendes Beispiel ist „Apple“ für Computer und Smartphones.
  • Werbeslogans haben in vielen Fällen eine hohe Unterscheidungskraft und meistens eintragungsfähig. Dazu muss der Slogan nicht besonders originell sein. Er sollte lediglich nicht auf die Beschreibung eines Produktes abzielen („Wir machen das Besondere einfach“ EUGH Rs. C-311/11 P GRUR Int. 2012, 914) oder lediglich eine allgemeine Anpreisung vornimmt. Umso länger der Text eines Werbeslogans ist, umso geringer ist in der Regel die Unterscheidungskraft. In Fällen aus der Praxis mangelte es an Unterscheidungskraft, da der Verkehrskreis einen längeren Text nicht als Werbeslogan einschätzen kann (BGH GRUR 2010, 935 – „Die Vision: BGH GRUR 2010, 935 – „Die Vision: einzigartiges Engagement in Trüffelpralinen, Der Sinn: Jeder weiß was wann zu tun ist und was nicht zu tun ist, Der Nutzen: Alle tun das Richtige zur richtigen Zeit“).
  • Domains: Entgegen der Auffassung vieler, sind Domains nicht als Marken eintragungsfähig. Trotz ihrer Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bezüglich der Zeichen, haben sie keine Unterscheidungskraft.
  • Zahlen: Zahlen und Buchstaben alleine können durchaus als Marke eingetragen werden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Geprüft werden sollte dabei, ob den einzelnen Zahlen und Buchstaben eine tiefgründigere Bedeutung zugeordnet werden kann. Ein deskriptiver Charakter sollte dabei vermieden werden. Die reine Verwendung von Zahlen sollte nicht als Mengenangabe dienen können. So konnte die Marke „1“ als Zigarettenmarke eingetragen werden, da ihr diese beschreibende Eigenschaft fehlte (BGH GRUR 2000, 231, 232).
  • Farben, Sonderzeichen und Buchstaben: Es sind beinahe die identischen Anforderungen wie im obigen Absatz gefordert. Ein beschreibender Sinngehalt einer Marke, der durch die Verwendung von Farben, Sonderzeichen oder Buchstaben kommuniziert wird, kann keine Unterscheidungskraft und damit Eintragungsfähigkeit haben. Bei Buchstaben wäre der klassische Fehler, den Namen einer Ware oder Dienstleistung abzukürzen. So konnte die Kleidungsmarke „Diesel“, die Marke „D“ aus diesem Grund nicht eintragen lassen (BGH GRUR 2001, 161). Farben können nur eine Unterscheidungskraft haben, wenn der Verkehrskreis alleine durch die Eigentümlichkeit der Farbe einen Bezug zum Unternehmen herstellen kann. Dieser Umstand darf nicht durch weitere Zeichen hergestellt werden. Das Kanariengelb der Post It-Zettel ist eigentümlich genug und konnte als Unionsmarke eingetragen werden.
  • Nicht einprägsame Namen: Namen, die vom Verkehrskreis überhaupt nicht als einprägsam empfunden werden können, sind aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft generell eintragungsunfähig. Es fehlt an Bezugspunkten zum dahinterstehenden Unternehmen. So war die Biermarke „St. Pauli Girl“ (BGH 08.12.1999 I ZB 25/97) nicht als Marke eintragungsfähig.
  • Namen wirklicher oder fiktiver Figuren: Namen realer oder fiktiver Personen können als Marke eingetragen werden, wenn generell bei diesem Namen keine Assoziation zur Ware oder Dienstleistung hervorgerufen wird. So war der Name “Winnetou” nicht als Marke eintragungsfähig, da er generell mit den Filmen und Merchandise-Artikeln in Verbindung gebracht wird (BGH GRUR 2003, 242).
  •  Prominente Namen: Prominente Namen können nur dann als Marke eingetragen werden, sofern von Namen her nicht direkt auf Eigenschaften des Produktes geschlossen werden kann, wie etwa bei „Die Beatles“ bei CDs. Andernfalls hat er ebenso wenig Unterscheidungskraft, wenn er rein dekorativ verwendet wird.
  • Warenformen: Die Form einer Marke muss einen eigentümlichen Charakter vorweisen, um unterscheidungskräftig und damit eintragungsfähig zu sein. Dabei darf das Produkt selber nicht die Form der Marke grundsätzlich bedingen, wie etwa bei der Form eines Turnschuhes.
  • Wort-Bild-Marke: Bei Wort-Bild-Marken kann eine Unterscheidungskraft vorliegen, sofern sie eigentümlich ist. Die individuelle grafische Darstellungsweise kann dabei den allgemeinen Charakter des schriftlichen Teils aufheben. So konnte die Wort-Bild-Marke „Prominent!“ eingetragen werden, obwohl der allgemeine Bestandteil offensichtlich ist. Die Form der grafischen Darstellung reichte nach Ansicht des BGHs aus, unterscheidungskräftig zu sein. Umso origineller der grafische Teil ist, umso allgemeiner kann der schriftliche Teil der Marke sein. Keine Unterscheidungskraft wurde den Wort-Bild-Marken „Kinder (schwarz-rot)“, „VISAGE“ und „antiKALK“ zugerechnet.
Das Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Das zweitwichtigste absolute Schutzhindernis im deutschen und europäischen Markenrecht, ist das Freihaltebedürfnis. Es ist für die Eintragungsfähigkeit der Basismarke entscheidend. Unterliegt eine Markenname dem Freihaltebedürfnis, ist er nicht eintragungsfähig. Allgemeine Bezeichnungen, die für die Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen dienen, unterliegen häufig diesem absoluten Schutzhindernis. Dazu eignen sich in der Regel Begriffe, welche die Menge, Beschaffenheit oder die Art der Ware beschreiben.

Sollte der angesprochen Verkehrskreis vom Markennamen auf Zeit, Ort und Art der Herstellung einer Ware schließen können, unterliegt er mit großer Wahrscheinlichkeit dem Freihaltebedürfnis.

In beiden Fällen wird die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse an der Verwendung der Begriffe haben. Allerdings könnten sie als Marke verwendet werden, wenn sie zwar eine allgemeine Bedeutung, aber keinen logischen Bezug zu den hinter der Marke stehenden Waren und Dienstleistungen haben. Trotz Freihaltebedürfnis könnte eine Marke eingetragen werden, wenn eine der folgenden Ausnahmefälle vorliegt. Legen Sie uns Ihren Markenvorschlag vor und wir können Ihnen eine begründete fachmännische Antwort zur Eintragungsfähigkeit Ihrer IR-Marke geben.

Abwandlung

Allgemeine oder beschreibende Begriffe können das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses umgehen, indem derart verwandelt werden, dass sie einen eigentümlichen Charakter erhalten. Er darf keine bloße Beschreibung der Ware oder Dienstleistung mehr darstellen. Eine gängige Methode für die Abwandlung eines allgemeinen Begriffes ist die Verwendung von fremdsprachigen Namen. Selbst bei einem deskriptiven Bedeutungsgehalt, kann die Marke eingetragen werden, sofern sie nach Abwandlung eine produktidentifizierende Unterscheidungskraft trägt. Für eine internationale Marke muss beachtet werden, dass fremdsprachige Begriffe mit beschreibenden Charakter in einigen WIPO-Staaten die Anforderungen der Eigentümlichkeit nicht erfüllen können.

Eine weitere Variante der Abwandlung ist das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Buchstaben und Zeichen. Allerdings ist dafür eine derartige Abwandlung vorausgesetzt, die sofort eine Veränderung des eigentümlichen Charakters erkennen lässt (BPatG Mitt 1987, 220 – Swensor).

Kombination

Da bei der Bewertung einer Marke stets der ganzheitliche Eindruck relevant ist, kann durch die Kombination zweier Begriffe, das Freihaltebedürfnis aufgehoben werden. Dafür muss durch die Kombination eine Unterscheidungskraft hergestellt werden. Die Marke darf sich dadurch nicht mehr zur Beschreibung des dahinterstehenden Produktes eignen.

Hohe Bekanntheit

Ein Markenname mit hoher Bekanntheit, der aus einem allgemeinen Begriff besteht, könnte seine ursprüngliche Bedeutung abgelöst haben. In diesem Fall besteht kein Freihaltebedürfnis und der Begriff kann als Marke eingetragen werden. Für eine IR-Marke kann allerdings nicht immer davon ausgegangen werden, dass diese Bekanntheit länderübergreifend existent ist.

Folgende Beispiele sollen diesen Umstand verdeutlichen:

  • Beschaffenheitsangaben über die Ware oder das Produkt sind generell nicht eintragungsfähig. Dazu gehören angaben, wie „fettarm“ oder „marktfrisch“ für Lebensmittel oder „brandneu“ für einen Neuwagen. Abgewandelte Phantasiebezeichnungen können eingetragen werden, wie etwa „Baby Dry“ des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble als Marke für Windeln eingetragen werden konnte (EUGH, Rs. C-383/99 P, Procter & Gamble/HABM). Weitere Abwandlungen, wie „Kaleido“ für ein Kaleidoskop oder „Schorli“ für eine Schorle waren nach Ansicht des BGHs eintragungsfähig, da sie nicht zwangsläufig vom Verkehr als Beschreibung des dahinterstehenden Produktes erkannt werden können.
  • Namen und Bilder bekannter Personen können eingetragen werden, wenn sie nicht nur zu dekorativen Zwecken verwendet werden und kein offensichtlicher Bezug zu den dahinterstehenden Waren und Dienstleistungen besteht.
  • Geographische Angaben können eingetragen werden, wenn die hohe Bekanntheit der Angabe als Markenname die Bekanntheit des ursprünglichen Ortes übersteigt, wie etwa bei „Selters“ für Mineralwasser.
Gattungsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Begriffe, die eine komplette Gattung einer Ware oder Dienstleistung bezeichnen, sind generell nicht eintragungsfähig. Selbes gilt für Begriffe, die vom Verkehr nach Gewohnheit für Waren und Dienstleistungen verwendet werden. So könnte ein Markenname „Blaue Jeans“ nicht angemeldet werden.

Täuschende Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Markennamen können nicht eingetragen werden, wenn sie die angesprochene Zielgruppe über die betriebliche oder regionale Herkunft oder die Art der Herstellung zu täuschen versuchen. Eine fiktive Marke „griechischer Wein“, wäre demnach nicht eintragungsfähig, wenn der Wein nicht tatsächlich aus Griechenland stammt.

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Kennzeichen, die als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstanden werden könnten, sind nicht eintragungsfähig. Maßgeblich ist das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises. Dazu gehören Marken, die etwa zu Gewalt aufrufen oder obszöne Äußerungen beinhalten.

Staatswappen, Flaggen oder Organisationszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Die Verwendung staatlicher Symbole oder der Zeichen von internationalen Organisationen als Markenzeichen sind ausgeschlossen, außer der Anmelder ist der Staat oder die Organisation selbst.

Prüf- und Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)

Amtliche Prüf- oder Gewährzeichen können nicht als Marke eingetragen werden. Das klassische Beispiel ist das TÜV-Symbol oder das Logo der Stiftung Warentest.

Verbot der Benutzung nach anderen Vorschriften (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)

Es gibt weitere Vorschriften, außerhalb des Markengesetzes, welche die Eintragung bestimmter Markenkennzeichen verbieten dürfte. Der Bezug zu Straftaten oder verbotenen Gegenständen wäre das einfachste Beispiel.

Bösgläubige Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

Wer eine Marke anmeldet, nur um einen Markennamen zu blockieren, nimmt eine bösgläubige Markenanmeldung vor. Die Anmeldung ist dann bösgläubig, wenn der Anmelder gewusst haben müsste, dass bereits ein Dritter die Marke benutzt und er dessen weitere Verwendung behindert möchte. Das Verbot der bösgläubigen Markenanmeldung versucht „Markenpiraten“ Einhalt zu gebieten. Diese greifen auf derartige Vorgehensweisen zurück, um Unternehmen die Markenrechte später zu verkaufen. Indiz für eine bösgläubige Markenanmeldung sind häufige Anmeldungsbegehren ohne eine der Marken später zu verwenden. Sie wird außerdem in § 4 Nr. 4 UWG als unlautere Behinderung kategorisiert.

Relative Schutzhindernisse

Relative Schutzhindernisse treten auf, wenn eine bereits eingetragene Marke durch die jüngere Marke in ihrem Markenrecht verletzt wird. Die Rechtsfolgen können für den Inhaber der jüngeren Marke drastisch sein. Schadensersatzansprüche, geltend gemacht durch Abmahnungen, bis hin zu Klagen und einer Teillöschung der Marke sind denkbar. Besonders problematisch sind relative Schutzhindernisse deshalb, weil sie nicht von den zugehörigen Markenämtern geprüft werden. Die Widerspruchsfristen vor der endgültigen Eintragung der Marken sind für den Bestand der Schutzhindernisse nicht relevant. Der wirtschaftliche Schaden beschränkt sich nicht nur auf die Rechtskosten, sondern auch auf Aufwendungen, die durch notwendige Umstrukturierungen aufgrund der Erlöschung des Markenrechtes entstehen. Der Schaden nimmt zu, umso länger die IR-Marke in Benutzung war. Um diesen unangenehmen und kostspieligen Umstand zu umgehen, nehmen wir eine intensive juristische Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche vor. Dabei überprüfen wir die Markenregister in allen von Ihnen ausgewählten WIPO-Ländern, die Sie für die Eintragung Ihrer IR-Marke vorsehen.
Für die deutsche Basismarke sind die relativen Schutzhindernisse nach § 9 MarkenG relevant:

Identische Marken kollidieren (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG)

Eine Marke kann nicht eingetragen werden, wenn es eine jüngere Marke gibt, die mit der älteren identisch ist. Die Identität bezieht sich nicht nur auf dieselbe Kennzeichnung, sondern auch auf die dahinterstehenden Waren und Dienstleistungen.

Identität zweier Marken

Die Identität zweier Marken ist nach dem deutschen Markenrecht gegeben, wenn der durchschnittliche Verbraucher sie als identisch wahrnimmt. Grundsätzlich mangelt es an der Identität, wenn die Unterscheide schon geringfügig sind. So hat das Kammergericht Berlin bereits die Identität zwischen „Check-In“ und „checkin.com“ verneint. Bei einer Wortmarke müssen die Schriftzeichen somit übereinstimmend sein. Bei Marken mit grafischen Elementen reicht bereits eine unterschiedliche Farbe aus, damit keine Identität mehr besteht. So wurde beispielsweise vom BGH keine Identität zwischen zwei dem BMW-Logo und einem sonst identischen Logo in schwarz-weiß festgestellt. Weiterhin kann keine Identität über die Markenformen hinaus bestehen. Sollte eine eingetragene Wortmarke mit dem schriftlichen Teil einer Wort-Bild-Marke übereinstimmen, besteht keine Identität. Dasselbe gilt bei zusammengesetzten Marken einfacher und geläufiger Begriffe. Der EuGH konnte keine Identität zwischen den beiden Unionsmarken „Life“ und „Thomson Life“ feststellen (EuGH, Rs. C-120/04 – Thomson Life).

Die Identität der geschützten Waren und Dienstleistungen

Damit die Identität zweier Marken besteht, müssen auch die darunter geschützten Waren und Dienstleistungen identisch sein. Die Prüfung der Identität ist daher als streng anzusehen. Liegen die identischen Zeichen zweier Marken vor, während die eine Marke die Dienstleistung „Web Design“ und die andere Marke die Waren „Schuhe“ schützt, besteht in der Regel kein relatives Schutzhindernis für Ihre International Registered Trademark.

Der Verwechslungsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG)

Der Verwechslungsschutz greift als relatives Schutzhindernis, wenn für das angesprochene Publikum eine abstrakte Verwechslungsgefahr vorliegt. Dafür muss keine tatsächliche Verwechslung stattgefunden haben. Um die Verwechslungsgefahr zu bewerten, werden lediglich die beiden Marken betrachtet. Die Art des Vertriebs, die Verpackung oder die Werbemaßnahmen können im deutschen Markenrecht keine Verwechslungsgefahr erzeugen.
Es kommt auf die Sichtweise des durchschnittlichen aufmerksamen Verbrauchers an. Sollte es zu einer Rechtskollision kommen, entscheidet letztendlich ein Gericht. Um die Verwechslungsgefahr der Basismarke aber insbesondere die Sichtweise der zahlreichen Gerichte für die Eintragung einer internationalen Marke zu bewerten, ist eine hohe Fachexpertise und langjährige Erfahrung unerlässlich. Wir übernehmen den Prozess gerne für Sie.

Die Verwechslungsgefahr

Damit der Verwechslungsschutz greift, muss zunächst eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken vorliegen. Die Gefahr kann dabei mittelbarer oder unmittelbarer Natur sein. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr würde bestehen, wenn der angesprochene Personenkreis davon ausgeht, dass zwei Produkte aus demselben Unternehmen stammen. Als mittelbare Gefahr wird die Möglichkeit verstanden, dass der Verkehrskreis von einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen den Inhabern beider ähnlichen Marken ausgeht. So konnte die Marke „McChinese“ nicht eingetragen werden, da aus Sicht des OLG Karlsruhe der Eindruck entstehen könnte, es bestünde eine Beziehung zu „McDonalds“. Die Assoziation hervorzurufen, führt nicht zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

Drei Maßstäbe werden bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr herangezogen:

  • Die Zeichenähnlichkeit
  • Die Produktähnlichkeit
  • Die Kennzeichnungskraft einer Marke

Die Bewertung selber läuft dabei dynamisch ab. Die starke Ausgeprägtheit einer der Bewertungsmaßstäbe kann die schwache Ausgeprägtheit eines anderen ausgleichen. Umso schwächer eines der Elemente ist, umso stärker kann ein anderes ausgeprägt sein, ohne dass der Zustand der Verwechslungsgefahr eintritt.

Die Zeichenähnlichkeit

Je nach Zeichenform kann die Zeichenähnlichkeit in unterschiedlichen Formen auftreten.

  • Die Klangwirkung – Die Klangwirkung kann für eine internationale Marke zur Schwierigkeit werden: Je nach Ausmaß der geplanten Anmeldung muss die Ähnlichkeit zu Marken in dutzenden Sprachen bewertet werden. Lokale Dialekte werden außer Acht gelassen. Prominente Beispiele bezüglich Basismarken sind folgende: Als ähnlich klingend wurden „Crunchips“ und „ran chips“, „Ferromix“ und „Ferromax“ sowie „Tricon“ und Triton“ vom EuGH befunden. Keine ähnliche Klangwirkung wurde bei „Caldea“ und „Balea“ oder „Panini“ und „Granini“ festgestellt werden.
  • Die Bildwirkung – Es könnte eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der grafischen Wirkung einer Marke vorliegen. Dabei ist es unerheblich, um welche Markenform es sich handelt. Selbst bei Wortmarken kann eine ähnliche Bildwirkung eine Verwechslungsgefahr erzeugen, wie etwa bei „Tengo“ und „Tango“ oder „Bion“ oder „Biox“. Bei Bildmarken hingegen ist die Bildwirkung deutlich einfacher zu bewerten.
  • Der Sinngehalt – Denkbar ist eine Zeichenähnlichkeit, die aufgrund der Ähnlichkeit des Sinngehaltes hergestellt wird. So wird eine Ähnlichkeit des BGH des bei „Jägermeister“ und „Jägerfürst“ sowie „Starlight“ und „Starlux“ festgestellt.

Jedes Element der Zeichenähnlichkeit kann den Beitrag eines anderen Elementes zur Zeichenähnlichkeit schwächen. Sollte etwa ein besonders starke Ähnlichkeit aufgrund eines Sinngehaltes vorliegen, könnte dies durch eine mangelnde Ähnlichkeit durch Bild- oder Zeichenwirkung reduziert werden.

Die Produktähnlichkeit

Auch die Ähnlichkeit zweier markenrechtlich geschützten Produkte kann zu einer Verwechslungsgefahr und letztendlich zu einer Rechtskollision Ihrer internationalen Marke mit einer bereits eingetragenen IR-Marke führen. Um die Produktähnlichkeit zu bewerten, werden folgende Faktoren untersucht.

  • Art der Waren und Dienstleistungen
  • Angedachter Verwendungszweck
  • Art der Nutzung
  • Die Art der Konkurrenz zwischen den beiden Produkten (Etwa die Ähnlichkeit des genutzten Vertriebsweges im Rahmen einer ähnlichen Verkaufspräsentation in einem Ladengeschäft).

Je ähnlicher die Produkte sind, desto stärker wird die gesamte Verwechslungsgefahr zweier Marken bewertet. Der EuGH konnte lediglich eine geringe Produktähnlichkeit zwischen Fahrräder und Autos erkennen, weshalb er keine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke TREK und ALLTREK feststellen konnte (EuGH GRUR Int. 2007, 1014).

Die Kennzeichnungskraft

Als letztes Bewertungskriterium für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zweier Marken wird die Kennzeichnungskraft betrachtet. Eine Marke besteht aus unterschiedlichen Kennzeichen, die in unterschiedlichem Maß auf die Eigentümlichkeit und damit die Unterscheidungskraft einer Marke Einfluss haben. Ein starkes Kennzeichen kann auch durch eine hohe Bekanntheit erschaffen werden. Eine Marke kann demnach in schwache und starke Kennzeichen zerlegt werden. Die stärkeren Kennzeichen bedürfen generell eines höheren Schutzbedürfnisses. Hat eine ältere Marke, die im Rahmen einer Rechtskollision aufgrund der Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren Marke verglichen werden muss, ein starkes Kennzeichen, so hat ihr Markenschutz Vorrang. Bei der Bewertung der Kennzeichnungskraft wird in „schwache“, „normale“ und „starke“ Kennzeichen unterteilt.

Je länger eine Marke dem Verkehr ausgesetzt und beworben wird, umso stärker ist die Kennzeichnungskraft aufgrund der steigenden Bekanntheit. Dieser Effekt wird durch eine Ähnlichkeit der Kennzeichnungskraft anderer Marken verwässert, weshalb eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Ein praktisches Beispiel soll es verdeutlichen: Die Marke „pjur“ besitzt nur eine schwache Kennzeichnungskraft, da sie einem englischen beschreibenden Begriff ähnlich ist. Diese Kennzeichnungskraft ergibt sich ausschließlich aus der Schreibweise des Markennamens, weshalb aufgrund eines ähnlich klingenden Markennamens keine Verwechslungsgefahr bestehen kann, sofern die Ähnlichkeit alleine auf den Klang zurückzuführen ist (BGH GRUR 2012, 1040 – pjur/pure).

Zusammengesetzte Marken

Um die Verwechslungsgefahr zweier Marken zu bewerten, muss die Gesamtheit der Marke betrachtet werden. Bei zusammengesetzten Marken kommt es nicht auf die Ähnlichkeit einzelner Teile der Marke an, sondern auf die Wirkung der gesamten Marke auf den angesprochenen Verkehrskreis. Das gilt auch, wenn die Wirkung durch einzelne Elemente hergestellt wird.

  • Wortmarke: Der vom Normalen abweichende Teil der Wortmarke ist für die Ähnlichkeit prägend.
  • Wort-Bildmarke: Prägend für den Gesamteindruck ist hier meistens der grafische Teil.
  • Wort-3D-Marke: Das 3D-Element ist bei dieser Markenform entscheidend. Der wörtliche Teil wird beim Vergleich in der Regel außer Acht gelassen.
  • Einzelbuchstaben: Bei Marken, die aus einzelnen Buchstaben bestehen, ist die grafische Wirkung für den Gesamteindruck prägend.

Der Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

Sogar zwei Marken, die zwar ähnlich oder identisch, aber nicht für dieselben Waren und Dienstleistungen eingetragen sind, könnten rechtlich kollidieren. Dafür muss die ältere Marke einen Bekanntheitsschutz genießen, der durch eine entsprechende Bekanntheit entsteht. Dadurch entfaltet sich der Markenschutz auch über die eigentlichen Waren- und Dienstleistungsklassen hinaus. Er soll eine eingetragene Marke davor schützen, dass jüngere Marken die Bekanntheit für eigene Zwecke ausnutzen oder die Unterscheidungskraft der Marke verwässern.
Folgende Bedingungen müssen dafür erfüllt sei:

Identität oder Ähnlichkeit zweier Marken

Die Ähnlichkeit oder die Identität der ersten beiden relativen Schutzhindernisse sind auch hier Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz. Wenn der Verkehrskreis bereits beide Marken gedanklich in Verbindung bringt, ist diese Bedingung nach dem EuGH erfüllt.

Unähnliche Produkte

Die Produkte oder Dienstleistungen dürften sich nicht in denselben W-/D-Kategorien befinden.

Vorliegende Bekanntheit

Die Bekanntheit ist die wichtigste Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz. Der angesprochene Verkehrskreis muss die Marke kennen. Gerade für eine internationale Marke muss die Bekanntheit enorm und von globaler Bedeutung sein. Der EuGH hat dazu bereits entschieden, dass 30 % der angesprochenen Zielgruppe die Marke kennen sollten. Normalerweise dient der Markenschutz der Absicherung zwischen zwei Marken mit unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungen. Andernfalls greift der Verwechslungsschutz. Bei einer enorm hohen Bekanntheit kann jedoch auch der Bekanntheitsschutz herangezogen werden, wenn ähnliche Produkte vorliegen (EUGH, Rs. 292/00 = GRUR 2003, 240 – Davidoff/Gofkid).

Fälle des Eingriffs nach dem BGH
  • Rufausnutzung: Der gute Ruf einer Marke färbt positiv auf eine ähnliche oder identische Marke ab.
  • Aufmerksamkeitsausnutzung: Durch die Erwähnung einer Marke im Rahmen von Werbemaßnahmen wird Aufmerksamkeit erregt, die sich fälschlicherweise auf die jüngere Marke überträgt.
  • Rufschädigung: Hierbei wird der etablierte Ruf einer eingetragenen Marke beschädigt, etwa indem sie verwendet wird, um minderwertige Waren und Dienstleistungen zu vertreiben. So wurde etwa die Marke „Yves Rocher“ für billige Alkoholgetränke auf dem russischen Markt verwendet (OLG Hamburg GRUR 1999, 339).
  • Verwässerung: Bei der Verwässerung wird die Unterscheidungskraft einer Marke vermindert, indem die häufige Benutzung der Marke in anderen Bezügen verwendet wird und die Exklusivität des Begriffs verloren geht. Ein einleuchtendes Beispiel, wäre etwa „der Bentley unter den Fahrrädern“.
Der EuGH hat drei Eingriffsfälle
  • Trittbrettfahren: Der EuGH sieht in Trittbrettfahren das Ausnutzen der aufmerksamkeitserregenden Wirkung einer etablierten Marke, ohne dass dafür wirtschaftliche Aufwendungen oder sonstige Anstrengen vorgenommen werden. Es werden die vorausgegangenen Bestrebungen des Markeninhabers ausgenutzt (EuGH GRUR 2009, 759 Rdnr. 49 – L´Oreal/Bellure).
  • Herabsetzung: Hierbei wird die positive Wahrnehmung und Anziehungskraft einer Marke verringert.
  • Verwässerung: Die Identität einer etablierten Marke wird unschärfer.
Genehmigte Eingriffe in das Markenrecht:

Es gibt sowohl im deutschen und europäischen Markenrecht für die Basismarke, als auch in den nationalen Gesetzen der WIPO-Staaten Ausnahmeregelungen, die den Eingriff in ein Markenrecht rechtfertigen.

  • Grundrechte: Markenrechtsverletzungen, die im Rahmen der Ausübung der eigenen Grundrechte geschehen, sind gestattet. Gängige Fälle betreffen die Meinungsfreiheit oder die Kunstfreiheit.
    Informationsinteresse der Allgemeinheit: Sollte die Markenrechtsverletzung im Rahmen der Verbreitung für die Allgemeinheit wissenswerten Informationen geschehen, kann der Eingriff gerechtfertigt sein.
  • Wertungen nach §6 II UWG: Wertungen im Rahmen von Werbung, die mit den Anforderungen des §6 UWG übereinstimmen.
  • Schranken der §§ 23,24 MarkenG: Die Verwendung einer Marke kann nicht im Rahmen des normalen geschäftlichen Verkehrs untersagt werden.
  • Schranken internationaler Markengesetze einzelner WIPO-Staaten: Es könnten weitere Ausnahmeregelungen der nationalen Gesetze existieren, die einen Verstoß gegen das Markenrecht rechtfertigen.
  • Unlauterkeit: Jegliche Unlauterkeit kann unter Abwägung der Interessen und Ausmaß der Markenrechtsverletzung zu einer Ausnahmeregelung führen.
  • Zuvor verwendete Marken könnten bei Verletzung von rechtlichen Kollisionen ausgenommen werden, wenn die Marke bereits verwendet wurde, bevor der gesetzliche Markenschutz durch erfolgreiche Eintragung eingetreten ist.

Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

Bei zwei identischen oder ähnlichen Marken kann ein Bekanntheitsschutz vorliegen, auch wenn sie in unterschiedlichen W-/D-Klassen angemeldet wurden. Dazu muss die ältere Marke bei der Zielgruppe eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Bringt die Marke an sich schon eine hohe Werbekraft mit sich, so entfaltet sich ihr Markenschutz auch auf branchenfremde Geschäftsbereiche.

Weitere Informationen zu der Problematik der relativen Schutzhindernisse können Sie hier finden.

Verteidigung einer IR Marke

Wenn der Markenschutz IR-Marke in einem der 114 WIPO-Staaten verletzt wird, können Sie sich rechtlich dagegen wehren. Ohne die Möglichkeit, rechtliche Maßnahmen weltweit gegen Markenrechtsverletzer durchführen zu können, hätte die Anmeldung einer IR-Marke ja keinen Sinn. Um rechtlich tätig werden zu können, muss die Verletzung natürlich zuerst bemerkt werden. Als Ihr rechtlicher Beistand überwachen wir den Markenschutz Ihrer internationalen Marke und führen die angemessenen rechtlichen Maßnahmen zur Verteidigung Ihres Markenschutzes, auch über die Landesgrenzen hinaus, durch.

Die Markenrechtsverletzung

Nach der Eintragung einer internationalen Marke sollte ein juristisches Monitoring der Markenregister fortlaufend durchgeführt werden. Die Maßnahme dient dem Aufspüren von Markenrechtsverletzungen entgegen des Markenschutzes Ihrer IR-Marke. Wir suchen dabei nach folgenden Voraussetzungen:

  • Es besteht ein internationales Markenrecht: Es ist eine Basismarke und ggf. in dem Land der Markenrechtsverletzung eine internationale Marke über die WIPO angemeldet worden. Die Eintragung ist nach der Widerspruchsfrist erfolgt.
  • Es liegt ein Eingriff in das Markenrecht vor: Die rechtsverletzende Partei nimmt eine Handlung vor, die gegen Ihr Markenrecht verstößt. Dabei könnten deutsche, europäische oder die nationalen Rechte des jeweiligen WIPO-Staates die rechtliche Grundlage darstellen. Die Handlung sollte im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs vorgenommen worden sein.
  • Es gibt keine Einwendungen oder Einreden: Es dürfen keine Einreden oder Einwendungen vorliegen. Diese könnten in Form von Verwirkung, Verjährung, Bestandskraft, mangelnde Benutzung oder anderweitige nationale Vorschriften der WIPO-Staaten entstanden sein.

Der Eingriff in das Markenrecht

Es muss ein Eingriff in Ihr internationales Markenrecht vorliegen, damit Sie verteidigende Maßnahmen ergreifen können. Der Eingriff setzt sich aus mehreren Teilen zusammen.

Verbotene Nutzungshandlung

Das deutsche und europäische Markenrecht sehen in ähnlicher Form die Erfordernis einer verbotenen Nutzungshandlung vor. Grundlegend ist diese Voraussetzung im internationalen Raum ähnlich ausgestaltet. In § 14 Abs. 3 MarkenG ist eine Nutzungshandlung wie folgt definiert:

  • Die Verwendung der Marke auf Produkten oder deren Verpackung,
  • der Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Namen der Marke
  • oder die illegale Verwendung der Marke durch Werbung

Damit rechtliche Maßnahmen ergriffen werden können, muss die Markenrechtsverletzung in einem WIPO-Staat stattgefunden haben, in dem Ihre IR-Marke erfolgreich eingetragen werden konnte. Die verletzende Partei muss die Handlung in diesem Staat vorgenommen haben, muss selber aber keinen Sitz dort haben oder Einwohner sein. Eine Durchfuhr durch das Land reicht meistens nicht aus.
Viele heutige Markenrechtsverletzungen treten im Internet auf. Durch die Internationalität sind viele Marktteilnehmer ausländisch. In diesen Fällen kommt es auf den Standort der angesprochenen Zielgruppe an. Häufig wird dabei auf die Domainendung (Top-Level-Domain, TLD) abgestellt, wenn diese einen regionalen Bezug hat, wie etwa die „.de-Domain“.
Die Partei sollte im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs gehandelt haben. Ein Handeln, dass auf einen wirtschaftlichen Vorteil im Rahmen einer kommerziellen Tätigkeit erfolgt, erfüllt diese Bedingung.
Sollte die Nutzungshandlung im privaten Bereich geschehen sein, so ist sie nicht illegal.

Folgende Beispiele sind typische Markenrechtseingriffe im privaten Bereich:

  • Politische Diskussion: Da politische Diskussionen in den meisten Ländern durch Meinungsfreiheit geschützt sein sollten, stellen widerrechtliche Verwendungen der Marke in diesem Kontext keine qualifizierte verbotene Nutzungshandlung dar (BGH GRUR 1998, 696 – „Genmilch“)
  • Private Nutzung: Die meisten Markenrechtsverletzungen im privaten Rahmen stellen keine verbotene Handlung dar. Bis auf wenige Ausnahmen ist die private Verwendung gefälschter Markenware in den meisten WIPO-Staaten legal (BGH GRUR 1998, 696)
  • Grenze zwischen privater und gewerblicher wirtschaftlicher Tätigkeit: Sollte eine private Handlung die Grenzen zur gewerblichen Tätigkeit überschreiten, könnte schon eine verbotene Nutzungshandlung vorliegen. Der wiederholte Verkauf von Markenwaren bei eBay wurde als Markenrechtsverletzung eingestuft (BGH GRUR 2008, 702 – Internet-Versteigerung III)
Beeinträchtigung einer geschützten Markenfunktion

Letztendlich erfordert die Markenrechtsverletzung die Beeinträchtigung einer Markenfunktion. Das deutsche und europäische Markenrecht für die Basismarke sehen dies bei folgende Möglichkeiten vor (§14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

  • Verletzung der Herkunftsfunktion: Der angesprochene Verkehrskreis könnte davon ausgehen, dass zwischen den Inhaber der älteren Marke und neuen Marke ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehen könnte.
  • Verletzung der Werbefunktion: Hierbei wird die Fähigkeit der Marke als Werbeelement eingesetzt zu werden, drastisch verringert.
  • Verletzung der Investitionsfunktion: Wird die Fähigkeit die Marke, durch fortlaufende Werbemaßnahmen Vermögenswert aufzubauen, beeinträchtigt, etwa weil die Wahrnehmung der Verbraucher sich verändert hat, ist die Investitionsfunktion beeinträchtigt (EuGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora)

Rechtliche Maßnahmen bei Markenrechtsverletzungen

Wurde eine Markenrechtsverletzung festgestellt, können Sie sich für eine der vier möglichen rechtlichen Maßnahmen entscheiden. Wir beraten Sie gerne strategisch. Die Reihenfolge ist als Steigerung der Maßnahmen zu verstehen.

  • Berechtigungsanfrage
  • Abmahnung
  • Vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz
  • Klage

Berechtigungsanfrage

Das mildeste Mittel bei einer Markenverletzung ist die Berechtigungsanfrage. Sie wird von Ihrem anwaltlichen Beistand vorgenommen. Dabei wird die verletzende Partei befragt, ob sie sich der Verletzung bewusst ist und in welchem Rahmen die verbotene Nutzungshandlung vorgenommen wird. Teilweise lassen sich berechtigte Einwendungen gegen die Verletzung feststellen. Häufig dient die Berechtigungsanfrage der Erfassung der relevanten Informationen für eine spätere Abmahnung oder Klage. Sie eignet sich zur Einladung zu einem Gespräch.

Die Abmahnung

Sollten Erkenntnisse dazu vorliegen, dass die Markenrechtsverletzung absichtlich vorgenommen wird, eignet sich die Abmahnung als erster Schritt. Dabei wird die verletzende Partei aufgefordert eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Gleichzeitig werden entstandene Rechtskosten und eventuell Schadensersatz verlangt. Die Abmahnung muss anwaltlich vorbereitet werden, denn sie bedarf einer juristisch-schlüssigen Argumentation. Sie wird später Grundlage für eine Klage sein, doch kann auch als erster Verhandlungsschritt einer Lizenzierung verstanden werden.

Vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz

Sollte die rechtsverletzende Partei weder auf die Abmahnung oder die Berechtigungsanfrage reagieren, kann der vorläufige gerichtliche Rechtsschutz erwirkt werden. Gerade bei der Langwierigkeit mancher internationaler Gerichtsverfahren ist dieses Mittel für die Verteidigung einer IR-Marke geeignet. Beim zuständigen Gericht wird der Antrag auf vorläufige Unterlassung und eine einstweilige Verfügung eingereicht.

Klage

Ein langfristiger und endgültiger Gerichtsschutz wird durch die Klage wegen Markenrechtsverletzung erwirkt. Sie muss beim nationalen Gericht eingereicht werden, in dessen Land die Verletzung der IR-Marke stattgefunden hat. Im deutschen Recht gibt es folgende einklagbare Ansprüche:

  • Unterlassungsanspruch: Aus § 14 Abs. 5 MarkenG ergibt sich der Unterlassungsanspruch bei Wiederholungsgefahr der rechtsverletzenden Partei. Er kann im Voraus bei Erstbegehungsgefahr eingeklagt werden.
  • Schadensersatzanspruch: Wirtschaftliche Schäden, die durch die verbotene Nutzungshandlung entstanden sind, müssen ggf. gerichtlich eingeklagt werden (§§ 14 Abs. 6 MarkenG, 267 Abs. 1 BGB).
  • Auskunftsanspruch: Gibt die rechtsverletzende Partei nach einer Berechtigungsanfrage oder sogar Abmahnung keine Auskunft, kann die Herausgabe von Informationen eingeklagt werden.
  • Vernichtungsanspruch: Wird die Markenrechtsverletzung gerichtlich festgestellt, kann die Vernichtung aller relevanten Waren und Werbematerialien verlangt werden.
  • Beschlagnahmung: Die gerichtliche Beschlagnahmung bezieht sich auf Waren und Unterlagen, welche die Verletzung belegen oder anderweitig relevant sind.

Lizenzierung der Marke

Als Inhaber einer IR-Marke können Sie Lizenzrechte an Dritte vergeben. Das deutsche Recht regelt die Lizenznutzung der Basismarke in § 30 Abs. 1 MarkenG.

Die Lizenz für die Verwendung der Waren und Dienstleistungen

Nach der Eintragung der internationalen Marke haben Sie das Recht, in allen eingetragenen WIPO-Staaten das Lizenzrecht an dritte Parteien zur Nutzung zu vergeben. Damit können Sie die exklusiven Nutzungsrechte des Vertriebs von Waren und Dienstleistungen an Dritte übergeben. Sie selber entscheiden durch die individuelle Ausgestaltung des Vertragsrechts, in welchem Umfang die Lizenz an Dritte vergeben werden soll. Meistens werden Lizenz wie folgt ausgestaltet:

  • Exklusiv und unbeschränkt: Der Lizenznehmer kriegt das vollumfassende Nutzungsrecht der Marke eingeräumt. In der Praxis selten anzutreffen.
  • Sachlich beschränkt: Das Markennutzungsrecht beschränkt sich auf erwählte Waren und Dienstleistungen.
  • Räumlich beschränkt: Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf bestimmte Regionen.
  • Zeitlich begrenzt: Der Lizenzvertrag ist zeitlich begrenzt.

Letztendlich unterliegt die Ausgestaltung des Lizenzvertrages aufgrund der Vertragsfreiheit vollständig Ihren Vorstellungen.

Häufige Arten der vertraglichen Ausgestaltung

Häufige Ausgestaltungsformen des Lizenzvertrages internationaler Marke sind das Merchandising und das Franchising.

  • Merchandising: Hierbei gestattet ein Markeninhaber einem Unternehmen das Recht, die Marke zur Produktion von Merchandising-Artikeln, wie etwa Kleidung, Accessoires oder sonstigen typischen Alltagsprodukten. Die Disney-Filmstudios und auch große Sportvereine vergeben Merchandising-Lizenzen an große Kaufhäuser wie WalMart oder Sportartikelhersteller wie Nike und Adidas.
  • Franchising: Beim Franchising wird das komplette Geschäftsmodell samt Markennutzungsrecht an einen Dritten vergeben. Die meisten internationalen Fast Food-Ketten arbeiten mit einem Franchise-System. In Deutschland sind McDonald’s und Subway bekannte Franchising-Unternehmen.

Lizenzvergabe alltägliche Praxis in der Wirtschaft

Es ist auch die Möglichkeit der Lizenzvergabe, welche den Aufbau einer Marke als Vermögenswert so interessant macht. Viele etablierte Unternehmer haben sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und leben ausschließlich von der Vergabe der Lizenz ihrer etablierten Marke. „Calvin Klein“ und „Tommy Hilfiger“ sind zwei Unternehmen, die mittlerweile nur noch Lizenzen an Hersteller vergeben. Das unternehmerische Risiko wird minimiert und die Rendite zum Zeitaufwand erhöht. Alle Herstellerrisiken werden an den Lizenznehmer übertragen. Auch der US-Amerikanische Präsident Donald Trump profitiert von der Vergabe seiner Markenlizenz. Gebäude und Hotels werden zwar unter seinen Namen vermarktet, doch er selber ist kein Bestandteil der Unternehmen.

Klassische Ausgestaltung eines Lizenzvertrages

Als Inhaber einer IR-Marke können Sie Ihre Lizenz in bis zu 114 WIPO-Staaten an ansässige Unternehmen ausstellen. Die Lizenzvergabe ist nicht nur großen Unternehmen vorbehalten, sondern wird auch von kleinen und mittelständischen Unternehmern vorgenommen. Die Art der Ausgestaltung unterliegt den Vorstellungen des Markeninhabers. So kann eine Lizenz ausschließlich (exklusiv) vergeben werden. Dabei hat nur der Lizenznehmer und nicht mehr der Markeninhaber das Recht auf die Nutzung der Marke. Bei einer nicht ausschließlichen Lizenz wird die Lizenz in einem ähnlichen Format mehrmals vergeben, wie etwa beim Franchising. Auch eine sachliche Beschränkung auf die Nutzung weniger Waren und Dienstleistungen der Marke ist denkbar. Der Lizenznehmer darf dann nur die im Vertrag enthaltenen Angebote vertreiben. Besonders interessant ist die regionale Lizenzvergabe für internationale Marken. So können Sie als Inhaber einer internationalen Marke die Lizenz an das jeweils optimale Unternehmen in dem jeweiligen WIPO-Staat vergeben.

Rechte des Lizenznehmers

Dem Lizenznehmer wird das Recht zur Nutzung der IR-Marke eingeräumt. Es wird im Lizenzvertrag ausgestaltet. Sollte er die Marke über den vereinbarten Rahmen hinaus nutzen, so begeht er eine Markenrechtsverletzung, die mit den üblichen Verteidigungsmittel geahndet werden kann. Die genaue rechtliche Ausgestaltung unterliegt den jeweiligen nationalen Gesetzen des WIPO-Staates. Wenn im Vertrag geregelt, kann er auch gegen Markenrechtsverletzungen der Konkurrenz vorgehen. Die Ansprüche auf Schadensersatz stehen hingegen dem Lizenzgeber zu.

Rechte des Lizenzgebers

Als Markeninhaber und Lizenznehmer haben Sie das Recht auf freie Ausgestaltung des Lizenzvertrages. Insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr oder einer sonstigen Art der Vergütung ist flexibel gestaltbar. Dauer, Umfang und Beschränkungen der Lizenzvergabe werden ebenfalls geregelt. Sollte der Lizenznehmer die ihm erteilten markenrechtlichen Nutzungsrechte überschreiten, hat der Lizenzgeber das Recht auf eine Markenverletzungsklage (§ 30 Abs. 3 MarkenG). Die Gerichtsbarkeit ist in dem WIPO-Staat, in dem die Lizenz für die internationale Marke ausgestellt wurde.
Eine häufige Form der Überschreitung der Lizenzrechte betrifft die sachlichen Schranken eines Lizenzvertrages. So könnte ein Lebensmittellieferant das Markenrecht zum exklusiven Vertrieb einer hochwertigen Weinsorte erhalten haben, die ausschließlich für den das hochpreisige Marktsegment bestimmt ist. Entgegen der Vertragsbestimmung vertreibt er die Sorte auch an herkömmliche Supermärkte. Es droht die Gefahr der Verwässerung, da der luxuriöse Ruf der Marke bedroht ist. Denkbar ist außerdem, dass der Markeninhaber Schadensersatzansprüche an weitere beteiligte Parteien, etwa den Supermarkt, hat. Außerhalb der EU werden die Details von den jeweiligen nationalen Vorschriften bestimmt. Im deutschen Markenrecht wäre ein Vorgehen gegen weitere Beteiligte in diesem Fall möglich (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Es liegt keine Erschöpfung vor (EuGH, Rs. C-59/08, GRUR 2009, 593 – Copad/Dior).

Der Lizenzgeber kann neben der Beschränkung allerdings auch zur aktiven Ausübung bestimmter Tätigkeiten verpflichten. So werden beispielsweise Franchising-Verträge organisiert, damit die Unternehmen sicherstellen können, dass ein gewisser Standard an Markenkommunikation gewahrt wird.

Erlöschen einer Internationalen Marke

Der Markenschutz der internationalen Marke kann aus unterschiedlichen Gründen wieder erlöschen. Einige dieser Gründe sind freiwilliger, andere unfreiwilliger Natur.

Freiwilliger Verzicht (§ 48 MarkenG)

Sollte kein Bedarf mehr für die Basismarke oder den Markenschutz für die internationale Marke in einem der WIPO-Staaten bestehen, kann die Löschung oder Teillöschung der Marke erwirkt werden. Dafür muss ein Antrag beim DPMA oder bei der WIPO gestellt werden. Letzteres kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Keine Verlängerung der Schutzdauer (§ 47 Abs. 6 MarkenG)

Sowohl die Basismarke, als auch die internationale Marke müssen nach Ablauf der Schutzfrist von zehn bzw. zwanzig Jahren manuell verlängert werden. Die erneute Entrichtung der Eintragungsgebühr ist dafür erforderlich. Zu beachten ist dabei, dass die Eintragung der Basismarke meistens schon deutlich vor der Eintragung der IR-Marke erfolgt. Die Löschung erfolgt auf Grundlage von §47 Abs. 6 MarkenG für die Basismarke. Die internationale Marke wird über §§ 114 u. 124 MarkenG in Verbindung mit dem MMA oder PMMA gelöscht.

Verfall oder Teilverfall wegen Nichtnutzung (§49 Abs. 1 MarkenG)

Damit der Markenschutz einer eingetragenen IR-Marke dauerhaft bestehen bleibt, muss die Marke in den entsprechenden W-/D-Verzeichnissen in den eingetragenen Staaten in einem Zeitraum von fünf Jahren nach der Anmeldung genutzt werden. Sowohl die Basismarke (§ 49 Abs. 1 MarkenG), als auch die IR-Marke in einem der Staaten kann einzeln verfallen. Die Nutzung durch einen Lizenznehmer schützt vor dem Verfall. Auch die Nutzung abweichender Markenformen, welche die Anforderungen von §26 Abs. 3 MarkenG erfüllen, sind vor dem Verfall geschützt. Unter seltenen Bedingungen kann auch die berechtigte Nichtnutzung rechtserhaltend sein. Vorteilhaft im deutschen Markenrecht ist dabei, dass durch eine Wiederaufnahme rückwirkend geheilt wird. Denkbar ist der Teilverfall einer Marke. So kann der Markenschutz für gewisse W-/D-Klassen oder in einigen WIPO-Staaten erlöschen. Die MMA wird über §§ 107, 114 MarkenG ins nationale Recht umgesetzt. Darin besteht ein großer Unterschied zur europäischen Marke. Erlischt etwa der Markenschutz für eine Unionsmarke für gewisse Nizza-Klassen, erstreckt sich dies über die gesamte EU. Da die WIPO-Marke über das MMA und PMMA nicht wie ein supranationales Recht organisiert ist, sondern aus einer Bündelung vieler nationaler Marken besteht, kann auch der Markenschutz in Einzelstaaten erlöschen. Der Markenschutz in anderen WIPO-Staaten bleibt davon unberührt. Es bedarf einer intensiven Recherche und Vorarbeit, bevor eine IR-Marke angemeldet wird, um diesen Umstand zu vermeiden. Wir übernehmen diese Aufgabe gerne für Sie.
Wichtig ist außerdem die Erstellung eines korrekten W-/D-Verzeichnisses. Das Anmelden in überflüssigen W-/D-Klassen führt zur besagten Teillöschung, die anders als der Verzicht immer mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse (§50 MarkenG)

Es werden jährlich hunderttausende Marken weltweit registriert. Die deutschen und europäischen Markenämter prüfen auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse. Auch die zuständigen Behörden der WIPO-Staaten prüfen diese im Rahmen der Anmeldung einer internationalen Marke. Trotz eindringlicher Prüfung der Behörden sind Fehler nicht immer auszuschließen. Inhaber älterer Marken können während der Widerrufsfrist auf übersehene absolute Schutzhindernisse aufmerksam machen. Dafür kommen jegliche Schutzhindernisse, etwa die fehlende Unterscheidungskraft, das Freihaltebedürfnis, die Täuschung oder die böswillige Markenanmeldung in Frage. Aus manchen nationalen Vorschriften einiger der 114 WIPO-Staaten ergeben sich weitere absolute Schutzhindernisse, die zu einer Löschung führen können. Die nationalen Markenämter haben nach der Benachrichtigung durch die WIPO bis zu 18 Monate Zeit, um absolute Schutzhindernisse feststellen zu können. Aufgrund der langen formalen Anforderungen an die Anmeldung einer IR-Marke sollte sie von erfahrenen Fachmännern vorgenommen werden. Nur so können in dem komplexen Prozess Fehler vermieden werden, die zu mehr Kosten führen. Die Basismarke als deutsche Marke kann innerhalb der gesamten 10 Jahre nach Eintragung auf Fehlentscheidungen überprüft werden (§ 50 Abs. 2 MarkenG). Es könnten gewisse nationale Vorschriften in einigen der 114 WIPO-Staaten vorliegen, die eine Eintragung Ihres Markenwunsches aus besonderen absoluten Eintragungshindernissen unmöglich macht. Wir überprüfen in einem umfangreichen Verfahren, ob solche Hindernisse vorliegen. Eine laienhafte Recherche führt bei der Unübersichtlichkeit schnell zu Fehlern.

Löschung wegen relativer Schutzhindernisse (§51, 55 MarkenG)

Die relativen Schutzhindernisse entstehen durch kollidierende bereits eingetragene internationale Marken. Theoretisch kann aus jedem der eingetragenen WIPO-Staaten Ihrer IR-Marke ein relatives Schutzhindernis zur Teillöschung der Marke in dem jeweiligen Staat führen. Anders als bei der Unionsmarke bleibt die Gesamtheit Marke unberührt. Je nach Basismarke wird hierfür das deutsche oder europäische Recht herangezogen. Wird bereits während der Widerspruchsphase, die bei der Basismarke in Deutschland drei Monate, bei der Unionsmarke sechs Monate und bei der IR-Marke bis zu 18 Monate dauern kann, berechtigter Einspruch durch einen Wettbewerber eingelegt, so erfolgt eine komplette (Basismarke) oder Teillöschung (bei einzelnen WIPO-Staaten). Spätere Rechtskollisionen aufgrund relativer Schutzhindernisse müssen gerichtlich verhandelt werden. Damit Ihre IR-Markenanmeldung und Ihre Vermarktungsstrategie nicht Gefahr läuft, aufgrund eines relativen Schutzhindernisses mit anschließender Rechtskollision zu scheitern, nehmen wir vor der Anmeldung eine umfangreiche Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche vor.

Weitere Verfallsgründe aus § 49 Abs. 2 MarkenG

Eine Marke kann aus weiteren Gründen verfallen, die nach der Anmeldung festgestellt werden können:

  • Mittlerweile ist die Marke als Gattungsbezeichnung zu sehen
  • Mit der Marke ist eine hohe Täuschungsgefahr verbunden
  • Es mangelt an Markenrechtsfähigkeit

Schutzentziehung für internationale Marken (§ 115 MarkenG)

Internationale Marken, die in Deutschland über die WIPO angemeldet werden, können bei einer markenrechtlichen Verletzung nicht vom DPMA gelöscht werden, da sie woanders eingetragen sind. Sie können jedoch neutralisiert werden, indem gerichtlich eine Schutzentziehung vorgenommen wird (§115 MarkenG).

Markenregister

Jeder WIPO-Staat und auch die EU haben ein eigenes Markenregister. In Deutschland wird es vom DPMA, auf europäischer Ebene vom EUIPO und auf internationaler Ebene von der WIPO geführt.

Die Markenregister enthalten alle relevanten Informationen

Die Markenregister der WIPO-Staaten sind öffentlich für jede Person einsehbar. Sie werden genau geführt und sind wichtiger Bestandteil der markenrechtlichen Organisation. Sowohl vor der Anmeldung einer IR-Marke, als auch bei späteren Rechtskollisionen wird das Register als Informationsquelle herangezogen. Eine Marke wird im Register in seiner ursprünglichen und rechtsgültigen Form dargestellt. Durch die Darstellung des W-/D-Verzeichnisses kann die Reichweite des Markenschutzes einer eingetragenen Marke eindeutig von einer Anderen abgegrenzt werden.
Bevor wir eine Marke zur Anmeldung geben, untersuchen wir die Markenregister aller WIPO-Staaten, die für die Anmeldung Ihrer IR-Marke vorgesehen sind. Wir überprüfen dabei die angemeldeten, gelöschten und eingetragenen Marken, um die Eintragungsfähigkeit und die Chance auf eine reibungslose Markeneintragung zu bewerten.
Gerade eine internationale Marke verlangt ein konsequentes Monitoring, um den Markenschutz fortlaufend zu gewährleisten. Wenn bei der Anmeldung alle WIPO-Staaten angegeben wurden, müssten so fortlaufend alle 114 Markenregister auf die Eintragung jüngerer ähnlicher oder identischer Marken untersucht werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Konkurrenz nicht unrechtsmäßig von Ihren Markennamen profitiert. Ohne einen anwaltlichen Beistand, ist ein konsequenter Markenschutz auf Dauer nicht durchsetzbar. Wir helfen Ihnen durch die Unübersichtlichkeit des internationalen Markenrechts und setzen den Schutz für Sie weltweit durch.

Der Inhalt eines Markenregisters

Folgende Informationen sind in jedem Markenregister zu finden:

  • Die genaue Darstellungsform aller angemeldeten, gelöschten oder eingetragenen Marken
  • Der aktuelle Stand des Anmeldeverfahrens
  • Die Herkunft der Marke (Ob deutsche Marke, Unionsmarke oder IR-Marke)
  • Das W-/D-Verzeichnis, das die geschützten Waren und Dienstleistungen genau beziffert
  • Der Markeninhaber
  • Der anwaltliche Vertreter
  • Informationen zu relevanten Fristen
  • Die Dauer des Markenschutzes
  • Das Register

Die Nizza-Klassen

Die Markenanmeldung einer IR-Marke erfordert das Einreichen eines W-/D-Verzeichnisses, welches die genauen Waren und Dienstleistungen angibt, die im Rahmen des neuen Markenschutzes geschützt werden sollen. Um eine einheitliche Darstellung weltweit sicherzustellen, wurde die Nizza-Klassifikation geschaffen.

Das Abkommen im Jahr 1957 zur Schaffung der Nizza-Klassifikation

Das Abkommen zur Schaffung der internationalen Nizza-Klassifizierung wurde im Jahr 1957 in Nizza abgeschlossen. Mittlerweile sind über 140 Staaten dem Abkommen beigetreten. Die Klassifizierung wird von der WIPO verwaltet, die ihren Sitz in Genf hat. Seit der Schaffung sind die Nizza-Klassen fester Bestandteil eines fast jeden nationalen Markenrechts. Alle WIPO-Staaten arbeiten mit der Nizza-Klassifizierung. Aufgrund der schnellen technologischen Entwicklung unserer Zeit, werden die Nizza-Klassen mittlerweile jährlich aktualisiert. Größere Änderungen werden alle fünf Jahre vorgenommen.

Marken werden dank der Nizza-Klassen Waren und Dienstleistungen eindeutig zugeordnet

Eine IR-Marke kann nicht pauschal für alle Waren und Dienstleistungen eingetragen werden. Sie muss anhand der Nizza-Klassen eindeutigen Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden, damit abgegrenzt werden kann, worauf sich der Markenschutz einer Marke beschränkt.

Insgesamt existieren 45 Nizza-Klassen

Momentan existieren 45 unterschiedliche Nizza-Klassen, die sich aus 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen zusammensetzen. Um eine Marke richtig zu schützen, bedarf es einer Kenntnis aller Klassen und der Zuordnung der Tätigkeiten eines Unternehmens zu diesen Klassen. Aufgrund fortlaufender Aktualisierungen ist ein Monitoring im späteren Markenzyklus erforderlich.

Vollständigkeit des W-/D-Verzeichnisses für Markenerfolg notwendig

Bei der Erstellung eines W-/D-Verzeichnisses im Rahmen der Anmeldung einer IR-Marke muss vorsichtig agiert werden. Es müssen alle relevanten Unternehmensbereiche markenrechtlich erfasst und korrekt angegeben werden. Ein Laie kann nur selten erahnen, in welchen Nizza-Klassen eine Ware angemeldet werden muss, um auf dem Marktsegment vollumfassend geschützt zu sein. Ein unvollständiges W-/D-Verzeichnis trägt ein wirtschaftliches Risiko und stellt eine Lücke im Markenschutz dar, die von Markenpiraten ausgenutzt werden kann. Unsere erfahrenen Anwalts-Teams analysieren Ihre Ausgangssituation und erstellen Ihnen ein umfassendes W-/D-Verzeichnis für einen ganzheitlichen Markenschutz.

Beispiel eines unvollständigen W-/D-Verzeichnisses

Ein einleuchtendes Beispiel soll die Folgen eines unvollständigen W-/D-Verzeichnisses näherbringen. Ein häufiges Markenrechtsproblem aufgrund eines unvollständigen Verzeichnisses ist im Internet zu finden. Es ist ein bekanntes Geschäftsmodell, sich Domains zu sichern, welche Tippfehler einer bekannten Marken aufweisen. So ist davon auszugehen, dass die Domain „Lenovo.net“ aufgrund der Nähe zu „Lenovo.com“ ein ansehnliches Volumen von Seitenbesuchern vorweisen kann. Ein Markenpirat könnte nun die andere Domain sichern und sich ein Nebeneinkommen durch Werbeanzeigen auf der unkorrekten Domain verschaffen. Sollte das Unternehmen Lenovo nicht die Nizza-Klasse 35 angemeldet haben, welche die „Schaltung von Werbeanzeigen im Internet“ umfasst, so liegt keine markenrechtliche Verletzung vor. Eine umfassende fachmännische Analyse hätte diesen Umstand aufgezeigt und wäre anhand eines vollständigen W-/D-Verzeichnisses korrigiert worden.

Kein überflüssige Nizza-Klassen anmelden zur Vermeidung der Erlöschung des Markenschutzes

Häufig sieht man Markenanmeldungen, die ohne anwaltlichen Beistand vorgenommen und bei denen ausufernd viele Nizza-Klassen eingetragen wurden. Anstatt einen möglichst weit gestreuten Markenschutz zu erzeugen, führt diese Methodik zu unnötigen Kosten und oft zur Erlöschung eines Markenschutzes. Sowohl die deutsche Basismarke als auch die IR-Marke muss in den angemeldeten Nizza-Klassen in einem Zeitraum von fünf Jahren genutzt werden. Ansonsten erlischt der Markenschutz in den Nizza-Klassen, da die Marke nach fünf Jahren kostenpflichtig gelöscht wird. Aus Gründen der Kosteneffizienz sollten Nizza-Klassen daher mit Bedacht gewählt werden, da nicht nur die Zwangslöschung, sondern auch jede weitere Nizza-Klasse bei der Anmeldung Kosten verursacht.

Beispiel eines ausufernden W-/D-Verzeichnisses

Ein Beispiel zur ausufernden W-/D-Verzeichnis soll die Notwendigkeit einer durchdachten Anmeldung in den Nizza-Klassen verdeutlichen. Der Automobilhersteller Ferrari hat ein Modell mit dem Namen „Testarossa“ an den Markt gebracht. Der Name war von Ferrari für eine Vielzahl von Nizza-Klassen angemeldet, auch für die Herstellung und Vertrieb von Spielzeug. Das Unternehmen hat allerdings über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Spielzeuge unter dem Namen „Testarossa“ hergestellt und vertrieben. Der Markenschutz ist erloschen. Mittlerweile hatte sich ein Spielzeughersteller den Markennamen gesichert und kann nun Spielzeug, aber auch Rasierer darunter vertreiben.

Die fachgerechte Erstellung eines W-/D-Verzeichnis nach der Nizza-Klassifizierung

Bei der Anmeldung Ihrer internationalen Marke muss ein W-/D-Verzeichnis mit eingereicht werden. Es ist erforderlich, das W-/D-Verzeichnis möglichst präzise und genau zu erstellen. Nur so kann ein nachhaltiger und langfristiger Markenschutz ermöglicht werden. Bei der Anmeldung einer deutschen Basismarke können bis zu drei Nizza-Klassen gewählt werden. Jede weitere Nizza-Klasse geht mit einer zusätzlichen Gebühr einher. Wir erstellen Ihre W-/D-Verzeichnis fachgerecht und überprüfen dabei bis zu 70.000 unterschiedliche Waren- und Dienstleitungsbegriffe, die in den 45 unterschiedlichen Nizza-Klassen aufgeführt sind. Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Anmeldung internationaler Marken, können wir Sie fachgerecht unterstützen und einen langfristigen internationalen Markenschutz für Sie ermöglichen.

Klassenübergreifende W-/D-Verzeichnisse

Kritisch sind bei der IR-Markenanmeldung klassenübergreifende Eintragungen zu betrachten. Hier besteht die Gefahr der Verwechslung der Nizza-Klassen. Manche Artikel können in mehreren Nizza-Klassen angemeldet werden. Daher sollte auch die Konkurrenz analysiert werden, da diese ein ähnliches Produkt in einer anderen Klasse anmelden kann, für die Ihr markenrechtlich geschütztes Produkt ebenfalls in Frage gekommen wäre.

Unterschiede von Marken für Waren und Dienstleistungen

Es bedarf einer strikten Differenzierung zwischen Waren und Dienstleistungen. So muss der Vertrieb gewisser Waren immer in anderen Nizza-Klassen angemeldet werden, als eine Dienstleistung, bei der das Produkt zum Einsatz kommt.

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