Markenanmeldung: Marke anmelden und schützen

Eine Marke ist

• eine schriftliche Kennzeichnung (Wortmarke)
• eine bildliche Darstellung (Bildmarke)
• oder eine Kombination (Wort- und Bildmarke)

für

• Ihre Waren oder
• Dienstleistungen.

Anhand Ihrer Marke unterscheidet man Ihre Produkte oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen. Nach Außen hin stellt die Marke das „Gesicht“ ihres Unternehmens dar. Sie prägt ihr das Image und schafft eine Unternehmensidentität, die sich mit der Zeit im Bewusstsein Ihrer Kunden, Interessenten, Mandanten, Auftragnehmer, Patienten und vielleicht der Öffentlichkeit verankert.

Jeder kann eine Marke anmelden

Eine Marke kann von jedermann angemeldet werden, also von

• Dienstleistern wie beispielsweise Beratern, Handwerkern oder Freelancern
• Herstellern
• Werkunternehmern wie beispielsweise Handwerksbetrieben
• Verkäufern wie beispielsweise Webshopbetreibern oder Ladenbesitzern
• Vertrieblern wie beispielsweise Maklern
• Unternehmen und Firmen wie beispielsweise GmbH, UG, Ltd oder GmbH & Co. KG
• Selbstständigen
• Freiberuflern wie beispielsweise Ärzten, Steuerberatern oder Anwälten
• Kleinunternehmern
• Privatpersonen wie beispielsweise Erfindern oder Gründern in der frühen Konzeptionsphase

Ein Geschäftsbetrieb ist nicht notwendig. So kann bereits in einer frühen Konzeptionsphase ein gut passender Name oder Bild gesichert werden. Die Marke wird nach Gründung des Unternehmens an dieses übertragen.

Markengeschichte: Historische Entwicklung der Marke

Die ersten Marken entwickelten sich im 14. Jahrhundert im Biersegment (beispielsweise Garley bis 1314 oder Franziskaner Weissbier bis 1363). Den Beginn der weiten Verbreitung von markierten jedoch das 18. und 19. Jahrhundert – die Zeit der Industrialisierung.  Ladenbesitzer waren stolz, aus Produkten, die ihnen in Kisten oder Fässern geliefert wurden, eigene „Hausmischungen“ herzustellen und diese mit Markennamen zu versehen.  Die älteste deutsche Marke wurde von der

• Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH am 20.05.1875 angemeldet, als das 1. Markenschutzgesetz in Deutschland in Kraft trat.

Die erste bekannte deutsche Marke ist

• „Eau de Cologne“ – angemeldet vom Parfümhersteller Farina.

Sie machte Köln auch als Duftstadt bekannt und wird noch heute von Johann Maria Farina gehalten, dem Ur-Enkel des Gründers in fünfter Generationin. Die ersten historisch bekannten Marken:

• „Faber“  – 1839 entwickelte Lothar von Faber den ersten Marken-Bleistift der Welt, einen sechseckigen Bleistift. Seit 01.10.1879 ist die Bildmarke (Turnier der Bleistiftritter) angemeldet.
• „Bullrich-Salz“ – 1850 vertrieb August Wilhelm Adolph Bullrich unter dieser Bezeichnung Salz. Die Marke wurde 06. September 1895 als Warenzeichen eingetragen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden viele weitere erfolgreiche Marken:

• „Hoffmann´s Reisstärke“ – 1876,
• „Coca-Cola“ – 1886,
• „Maggi“ – 1887,
• „Kaiser`s Brustcaramellen“ – 1889,
• „Dr. Oetker Original Backin“ – 1893 oder
• „Wrigley“ – 1893.

Viele Staaten gründeten Markenämter mit eigenen Verfahrensabläufen der Markenanmeldung. Sie wollten den Handel einfacher gestalten, Marktabgrenzung und Unterscheidbarkeit ermöglichen sowie Kennzeichnung der Herkunft von Produkten stimulieren („Made in Germany“). Unternehmen konnten in Markenregistern und Markenrollen bestehende Rechte anderer Unternehmen leichter identifizieren. Dadurch wurden Unternehmensentscheidungen schneller und effizienter möglich. Bis zur Markenrechtsreform der 1990er Jahre wurden in Deutschland Marken „Warenzeichen“ genannt. Heute hat sich die Bezeichnung „Marke“ durchgesetzt. Lesen Sie hier mehr zur Markengeschichte und der Entwicklung der Marke und des Markenschutzes.

Arten der Marke

Als Marken lassen sich alle möglichen Zeichen eintragen. Die Grundvoraussetzung ist ihre graphische Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Damit muss eine marke im Markenregister darstellbar und von anderen Marken unterscheidbar sein. Die geläufigsten Markenarten sind:

Wortmarke

Eine Wortmarke besteht aus Schriftzeichen und Zahlen – sie hat keine grafische Ausgestaltung. Verwenden darf man Wörter, Buchstaben, Zahlen und ausgewählte Schriftzeichen. Die Wortmarke kann mehrere Wörter beinhalten oder bloß einzelne Buchstaben. Der Eintrag beim Patent- und Markenamt erfolgt in einheitlicher Druckschrift. Der entstehende Schutz erstreckt sich jedoch auf alle Darstellungsformen und Schriftarten. Der Markenschutz gilt für die genaue, eingetragene Zeichenfolge. Die tatsächlich zum Einsatz kommende Schriftgröße, Formatierung oder Farbe ist irrelevant. Voraussetzung für die sogenannte Eintragungsfähigkeit einer Wortmarke ist Unterscheidungskraft des Wortes / der Buchstabenfolge (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bloße Beschreibungen wie „Nudelsalat mit Gurke“ sind beispielsweise unzulässig, da dies keinerlei Unterscheidungskraft besitzt. Auch Oberbegriffe für Gattungen sind unzulässig, da sie ein viel zu weites Spektrum an Waren erfassen (Beispiel: „Hosen“ oder „Joghurt“).

Da die Wortmarke in regulärer, einheitlicher Druckschrift eingetragen wird, sollte sie sich auch mit diesen Zeichen darstellen lassen. Ist dies nicht möglich, muss eine Bildmarke mit graphischem Element eingetragen werden, oder gar eine kombinierte Wort-Bild-Marke.

Beispiele für Wortmarken sind:

• VW
• Levi’s
• Microsoft

Bildmarken

Handelt es sich bei dem Zeichen um ein Bild und nicht um einen Schriftzug / Text, spricht man von einer Bildmarke. Diese können alle möglichen Farben beinhalten. Der Markenschutz gilt jedoch bloß für die jeweils angemeldete Farbkombination. Bei einer Bildmarke soll „mit einem Blick“ die Ware, Dienstleistung oder das Unternehmen erkennbar werden. Darunter fallen Logos, Warenabbildungen, Etiketten etc.

Beispiele für Bildmarken sind:

• Apple – Apfel-Logo
• Nike – Swoosh
• Mercedes-Benz – Stern

Wort-Bild-Marke

Eine Wort-Bild-Marke ist ein Schriftzeichen, welches sich durch eine besondere Schreibweise oder Design auszeichnet. Die Kombination aus Schriftzug und dem graphischen Gestaltungselement ergibt die Wort-Bild-Marke. Der Schutzbereich einer Wortmarke kann sich weiter erstrecken als bei einer Wort-Bild-Marke. Die reine Wortmarke deckt sowohl das Wort als auch ähnlich klingende Wörter ab. Die Wort-Bild-Marke ist nur auf das Wort in Kombination mit dem Design oder auch ähnliche Designs begrenzt.

Beispiele für Wort-Bild-Marken sind:

• Coca Cola Schriftzug
• ebay Schriftzug
• REWE Schriftzug

Farbmarke

Seltener können auch Farben abstrakt, ohne Zusammenhang mit einem Schriftzug / Logo, als Zeichen angemeldet werden. Da Farben aber prinzipiell von jedermann genutzt werden können, sind solche Marken äußerst selten. Ausnahmen stellen überdurchschnittlich bekannte, charakteristische Farben dar.

Beispiele für Farbmarken:

• Magenta – Telekom
• Pullman-Braun – UPS
• Kanareingelb – Post-It von 3M

Klang- / Hörmarke

Damit sind bestimmte Klangbilder, Tonfolgen oder Melodien gemeint. Auch solche können so sinnbildlich für eine Ware stehen, dass sie zur Unterscheidung beitragen. Darunter fallen Werbe – Jingles oder Töne. Sie werden als Notenzeichen in das Handelsregister eingetragen.

Beispiele für Klangmarken sind:

• Das Löwengebrüll – Metro-Goldwyn-Mayer
• Der Telekom Ton – Telekom

Dreidimensionale Marken

3D Marken sind gegenständliche Zeichen. Geschützt wird die physische Gestaltung oder die jeweilige Form.

Beispiele für dreidimensionale Marken sind:

• Form der Toblerone Schokolade
• Mercedes Stern auf der Motorhaube
• Orangina Flasche

Andere Marken

Theoretisch können auch Geruchs-, Geschmacks– und Tastmarken angemeldet werden. Für ihre Anmeldung gelten allerdings besonders hohe Anforderungen. Praktisch werden diese Markenarten derzeit nicht genutzt. So gab es ein einziges Beispiel einer eingetragenen Geruchsmarke (DPMA AZ. 000428870). Sie schützte einen Grasgeruch für Tennisbälle. Sie wurde im Jahr 2007 nach Nichtverlängerung gelöscht.

Die Anmeldung einer Marke bietet Rechtssicherheit, schützt vor Abmahnungen und schafft Ihrem Produkt oder Dienstleistung einen Wiedererkennungswert. Die Markenanmeldung kann

• in Deutschland,
• in der EU oder
• international 

erfolgen. Um sich für eine der Verfahrensarten zu entscheiden, gilt es, ihre Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Vorteile der Markenanmeldung in Deutschland

Nachteile der Markenanmeldung in Deutschland

Fazit zur Markenanmeldung in Deutschland

Vorteile der Markenanmeldung in der EU

Nachteile der Markenanmeldung in der EU

Fazit zur Markenanmeldung in der EU

Vorteile der internationalen Markenanmeldung

Nachteile der internationalen Markenanmeldung

Fazit zur internationalen Markenanmeldung

Eine Markenanmeldung wird in Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vorgenommen.

Hintergrund des DPMA und Markengesetzes in Deutschland

Das DPMA hieß bis 1998 Deutsches Patentamt und hat seinen Hauptsitz in München mit Außenstellen in Berlin und Jena. Es ist Zuständig für die deutschlandweite Eintragung von Marken sowie anderer Schutzrechte wie Patente oder Geschmacksmuster. Entstanden ist es aus dem Kaiserlichen Patentamt im Jahr 1877. Im selben Jahr wurde das erste deutsche Patentgesetz erlassen – als Grundlage für das aktuelle Markengesetz (MarkenG). 1990 Fusionierte das Deutsche Patentamt mit dem Patentamt der DDR.

Markenanmeldung in Deutschland

Die DE Markenanmeldung und der Markenschutz richten sich in Deutschland nach dem sogenannten Markengesetz (MarkenG). Dieses schützt Zeichen, welche ausreichend Unterscheidungskraft innehaben, um die Waren und Dienstleistungen des Anmelders von denen der Mitbewerber zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Dazu zählen insbesondere

• Wörter,
• Schriftzüge und
• Logos.

Auch Werbejingles oder dreidimensionale Formen einschließlich der Verpackungsform sowie deren Gestaltung kann in Deutschland als Markenzeichen angemeldet werden. Selbst Farbkombinationen und ausgewählte Farben kann man als Marke eintragen.

Markenschutz in Deutschland

Nach der Markeneintragung genießen die eingetragenen Zeichen Markenschutz (§ 4 Nr. 1 MarkenG). Zwar kann Markenschutz auch durch bloße Benutzung im geschäftlichen Verkehr entstehen. Dann wird von einer sogenannten Benutzungsmarke gesprochen (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Jedoch sind die Voraussetzungen für Ihre Entstehung in Deutschland sehr hoch. Die jeweilige Marke müsste innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Geltung erlangt haben. Davon zu Unterscheiden ist auch die notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3 MarkenG). Beispiele hierfür sind jedermann bekannte Marken wie Coca-Cola, Adidas oder Mercedes-Benz.

Keine eigene Recherche des Deutschen Patent- und Markenamtes

Zu beachten ist, dass das DPMA nach der Einreichung der Markenanmeldung keine eigene Recherche durchführt. Bei einer solchen Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche wird nach bereits eingetragenen identischen und ähnlichen älteren Marken recherchiert, welche mit der anzumeldenden Marke kollidieren könnten. Sie wird auf Auftrag des Anmelders vor der Anmeldung der Marke durchgeführt und bedient sich der Daten von deutschen, europäischen und internationale Marken, welche Geltung in Deutschland haben. Zudem werden kollidierende Firmennamen überprüft.

Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das DPMA

Was das DPMA jedoch überprüft, ist die generelle Unterscheidungskraft des anzumeldenden Zeichens (§ 8 MarkenG). Schließlich ist die Marke als solche im Kern Kennzeichnung für die Ware oder Dienstleistung. Deshalb können in der Praxis keine Zeichen eingetragen werden, welche ausschließlich aus Begriffen aus dem allgemeinen Sprachgebrauch bestehen oder zur Bezeichnung und Beschreibung der Ware verwendet werden.

Ablauf und Dauer der Markenanmeldung in Deutschland

Zunächst findet eine anwaltliche Recherche und Überprüfung der rechtlichen Standfestigkeit der Marke statt – insbesondere hinsichtlich aller absoluten und relativen Schutzhindernisse. Danach wird die Anmeldung bei DPMA eingereicht. Nach Eingang der Markenanmeldung fordert das DPMA zur Einzahlung der Eintragungsgebühr innerhalb von 3 Monaten auf. Nach der rechtzeitigen Gebühreneinzahlung wird die Marke im  sogenannten Prüfungsverfahren auf Eintragungsfähigkeit geprüft.  Von der Einreichung der Marke bis hin zum Ende eines anstandslosen Prüfungsverfahrens vergehen in der Regel 1 bis 3 Monate. Danach wird die Marke veröffentlicht und es beginnt die 3-monatige Widerspruchsfrist. In dieser Zeit können Inhaber älterer, bereits angemeldeter Marken Widerspruch gegen die jüngere Marke einlegen. Gegen eine entsprechende Widerspruchsgebühr erkauft der Widersprechende das Recht, dass das DPMA eine konkrete Prüfung der möglichen Verwechslung durchführt. Die Gefahr einer Löschung wird durch eine gut recherchierte und mit Augenmaß Vorbereitete Markenanmeldung minimiert werden. Allerdings sollten Sie beachten, dass während des Widerspruchsverfahrens und auch nach dem Ablauf der Frist oder einer erfolgreichen Verteidigung gegen einen Widerspruch ein Wettbewerber jederzeit eine Abmahnung erstellen lassen und, falls nötig, gerichtliche Schritte wegen einer Markenrechtsverletzung einleiten kann. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Marke nach Ablauf der Widerspruchsfrist vor einer wettbewerbsrechtlichen Inanspruchnahme sicher ist. Damit bestehen umso mehr gründe für eine gewissenhafte Vorbereitung der Markenanmeldung.

Umfang des Markenschutzes einer DE Marke

Die DE Marke wirkt in Deutschland sowie senior gegenüber EU oder IR Marken, welche in Deutschland gelten. Die Dauer des Markenschutzes in Deutschland beträgt 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Dauer kann der Markenschutz beliebig oft verlängert werden. Zu beachten ist jedoch, dass das DPMA den Markeninhaber nicht auf die anstehende Verlängerung hinweist.

Eine Markenanmeldung in der EU wird beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum – auf Englisch European Unionn Intellectual Property Office oder abgekürzt EUIPO genannt – vorgenommen. Die EU Marke – auch Unionsmarke, europäische Marke, früher Gemeinschaftsmarke oder auf Englisch EU Trademark – genannt hat eine Schutzwirkung in allen EU Mitgliedstaaten.

Hintergrund der EUIPO und des Markenschutzes in der europäischen Union

Des EUIPO hieß bis zum 23.03.2017 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und hat seinen Sitz in Alicante im EU-Mitgliedsstaat Spanien. Es ist eine Behörde der europäischen Union und für die EU-weite Eintragung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustre zuständig. Hingegen nimmt das EUIPO nicht die Eintragung anderer Schutzrechte wie Patente vor. Das Amt wurde im Jahr 1993 durch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 (Gemeinschaftsmarkenverordnung oder abgekürzt GMV) als Gemeinschaftsmarkenamt errichtet. Die GMV wurde gleichzeitig die Grundlage für den europaweiten Markenschutz und die Unionsmarke.

Markenanmeldung und Markenschutz der EU Marke

Der Markenschutz richtet sich in der Euroräischen Union nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Wer ein Zeichen schützen lassen will, in der gesamten Europäischen Union Markenschutz haben soll, meldet eine Unionsmarke an. Die Anmeldung der EU Marke verschafft Ihnen einen monopolistischen Schutz in allen EU Mitgliedsstaaten. Dabei stehen die jeweiligen Markensysteme der EU Mitgliedstaaten gleichberechtigt nebeneinander. Sie haben die freie Wahl, eine deutsche oder eine europäische Marke anzumelden. Die Unionsmarke hat wie die nationale Marke einen gewissen Vermögenswert. Sie kann gemeinsam mit dem Unternehmen oder auch einzeln übertragen werden. Wie die nationale Marke kann die EU Marke auch lizenziert werden.

Vorteile der Unionsmarke gegenüber nationalen Marken

Die Unionsmarke hat in Hinblick auf nationale Marken gewisse Vorzüge. Zum erstreckt sich ihr Markenschutz auf die ganze EU. Zum anderen wird die Unionsmarke einmalig und einheitlich, in einer Sprache bei einem Amt angemeldet. Dies bedeutet weitaus geringeren Anmeldeaufwand. Zudem ermöglicht eine Unionsmarke eine einheitliche Werbestrategie auf dem europäischen Markt. Die EU-Markenanmeldung macht deshalb dann Sinn, wenn Sie eine Tätigkeit in mindestens einem anderen EU-Mitgliedstaat als Ihrem eigenen planen.

Keine eigene Recherche des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum

Zu beachten ist, dass das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum keine eigene Recherche durchführt. Bei der Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche wird nach eingetragenen identischen und ähnlichen älteren Marken recherchiert. Dadurch sollen Kollisionen vermieden werden, um keine spätere Abmahnungen von Konkurrenten zu riskieren.  Sie wird im Optimalfall vor dem Markenantrag durchgeführt und bedient sich der Daten von europäischen und internationale Marken, welche Geltung in Deutschland haben.

Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das EUIPO

Was das EUIPO jedoch überprüft, ist die generelle Unterscheidungskraft des anzumeldenden Zeichens. Deshalb können in der Praxis keine Zeichen eingetragen werden, welche ausschließlich aus Begriffen des allgemeinen Sprachgebrauchs bestehen oder zur Bezeichnung eines Produktes verwendet werden. Wir überprüfen die Marke auf Eintragungsfähigkeit nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung, um sicherzustellen, dass die Anmeldung nicht zurückgewiesen wird und die Amtsgebühr nicht verfällt.

Ablauf und Dauer der EU-Markenanmeldung

Nach erfolgreicher Recherche und anwaltlicher Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der EU-Markenanmeldung – insbesondere der Eintragungsfähigkeit – wird die Unionsmarke beim EUIPO angemeldet. Die Markenanmeldung kann in sämtlichen Amtssprachen der EU eingereicht werden. Die jeweils verwendete Sprache ist sodann die „erste Sprache“ Ihrer Marke. Daneben wird eine „zweite Sprache“ angegeben, welche entweder Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch sein muss. Im Gegensatz zur deutschen Marke muss die Anmeldegebühr innerhalb eines Monats gezahlt werden. Nachdem das EUIPO die amtliche Gebühr erhält, beginnt es mit dem Prüfungsverfahren – es wird die Eintragungsfähigkeit der Marke geprüft. Dieses Verfahren dauert in der Regel 1 bis 2 Monate. Wird die Eintragungsfähigkeit bestätigt, beginnt die sogenannte Widerspruchsperiode. Ihre Wettbewerber erhalten eine 3-monatige Möglichkeit, die Löschung der Marke aus dem EU-Markenregister zu beantragen. Das EUIPO wird dann das vorliegen relativer Schutzhindernisse prüfen. Es sei auch erwähnt, dass jeglicher Ausgang des Widerspruchsverfahrens – auch wenn es nicht stattfindet – Angreifer nicht vor Abmahnungen abhalten kann. Liegt die Verletzung eines fremden älteren Markenrechts vor, kann ein Wettbewerber immer gerichtliche Schritte einleiten oder eine Abmahnung an Sie richten. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass die Marke nach Ablauf der Widerspruchsfrist vor einem Angriff sicher ist. Eine möglichst gewissenhafte Markenanmeldung dient deshalb sowohl der Gewährleistung einer reibungslosen Anmeldung und auch Ihrem späteren Schutz vor Abmahnungen.

Umfang des Markenschutzes einer EU Marke

Die EU Marke schützt Sie in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  Der Schutzumfang der Unionsmarke beläuft sich auf 10 Jahre. Nach Ablauf dieser Dauer kann der EU-Markenschutz beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden.

Die internationale Marke – auch IR Marke oder International Registered Trademark genannt – wird bei der World Intellectual Property Organisation – abgekürzt WIPO – angemeldet. Die IR Marke hat eine Schutzwirkung in allen über 80 Staaten des Madrider Markenabkommens. Sie können gleichzeitig auch EU-Mitgliedstaaten sein. Bei der Anmeldung bestimmen Sie die Staaten, in welchen die Marke gelten soll.

Hintergrund der WIPO und des internationalen Markenschutzes

Die WIPO wurde im Jahr 1967 durch das Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum mit Sitz in Genf in der Schweiz errichtet. Ihre Vorgängerin war das im Jahr 1883 gegründete Büro zum Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) mit Sitz im schweizerischen Bern. 1974 wurde die WIPO zur Teilorganisation der Vereinten Nationen (UN). Die Grundlage für den internationalen Markenschutz bildet dabei das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) von 1891. Es hatte zahlreiche Änderungen und Ergänzungen, zuletzt besonders relevant durch das Stockholmer Übereinkommen von 1967 und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen von 1989.

Markenanmeldung und Markenschutz der IR Marke

Der internationale Markenschutz richtet sich nach dem Madrider Markenabkommen. Die Anmeldung der IR Marke verschafft Ihnen Markenschutz in den über 80 Mitgliedstaaten des Madrider Übereinkommens. Eine internationale Markenanmeldung setzt voraus, dass eine nationale Marke bereits im jeweiligen Ursprungsland auf nationaler Ebene eingetragen ist – die sogenannte Basiseintragung. Für den ihr zugrunde liegenden sog. Basisgesuch genügt es, wenn sich die Marke im Ursprungsland im Anmeldeverfahren befindet. Auch eine angemeldete und eingetragene EU-Marke kann seit dem Beitritt der EU zum Madrider Markenübereinkommen im Jahr 2014 Basismarke sein. Wer Waren in außereuropäische Länder vertreibt oder dort Dienstleistungen anbietet, sollte über die Registrierung einer IR Marke nachdenken.

Vorteile der IR Marke gegenüber nationalen und Unionsmarken

Die IR Marke hat gegenüber einer nationalen oder Unionsmarke einen offenkundigen Vorzge: Ihr Markenschutz erstreckt sich auf über 80 auch außereuropäische Staaten. Durch die gebündelte Eintragung bei der WIPO erspart man sich die Markenanmeldungen in jedem einzelnen betroffenen Land. Der Anmelder hat dabei die Wahl, in welchen Staaten die IR-Marke gelten soll. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Kollisionen in gewissen Staaten vermeiden, aber dennoch ein umfassender Markenschutz erreichen. Die EU Marke wird hingegen im gesamten EU-Raum gültig, sodass Kollisionen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen werden können. Neben dem vereinfachten Verfahren hat eine IR-Marke noch den Vorteil der eingeschränkten Widerspruchswirkung: Eine Beanstandung oder ein Widerspruch in einem der Anmeldestaaten greift die Gesamtheit der IR-Marke nicht an. Eine IR-Marke ist nämlich keine „einzelne, internationale Marke“, sondern ein Bündel von nationalen Markenanmeldungen und Schutzrechten. In jedem eingetragenem Land entsteht durch die Anmeldung ein eigenständiges Schutzrecht. Unter Umständen wird die Marke in einem Staat nicht eingetragen – dennoch wird die IR Marke in den übrigen Eintragungsstaaten Geltung finden. Die EU-Marke als einheitliche Markenform würde in einem solchen Fall komplett gelöscht werden – inklusive des Verlustes der Schutzwirkung und Seniorität.

Keine eigene Recherche der WIPO oder des nationalen Markenamtes

Zu beachten ist, dass die WIPO und das nationale Markenamt keine eigene Recherche durchführen. Bei der Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche wird nach eingetragenen identischen und ähnlichen älteren Marken recherchiert. So werden Kollisionen vermieden werden, um keine spätere Abmahnungen von Wettbewerbern zu riskieren.  Sie wird im Optimalfall vor der Markeneintragung durchgeführt und bedient sich der Daten der nationalen, europäischen und internationalen Marken, welche Geltung in den von Ihnen gewählten Eintragungsstaaten haben.

Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das nationale Markenamt

Was im Rahmen der Markenanmeldung jedoch überprüft wird, ist die generelle Unterscheidungskraft des anzumeldenden Zeichens. Dies geschieht nicht durch die WIPO, sondern durch die nationalen Markenämter, welche die Basismarke und dann die übrigen IR-Marken anmelden. Deshalb können in der Praxis keine Zeichen eingetragen werden, welche ausschließlich aus Begriffen des allgemeinen Sprachgebrauchs bestehen oder zur Bezeichnung eines Produktes verwendet werden. Wir überprüfen die Marke auf Eintragungsfähigkeit nach dem Madrider Markenübereinkommen, um sicherzustellen, dass die Anmeldung nicht zurückgewiesen wird und die Amtsgebühr nicht verfällt.

Ablauf und Dauer der IR-Markenanmeldung

Nach erfolgreicher Recherche und anwaltlicher Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der internationalen Markenanmeldung – insbesondere der Eintragungsfähigkeit – wird die IR-Marke bei der nationalen Markenbehörde (in Deutschland z. B. DPMA) oder alternativ der EUIPO besonders gekennzeichnet als IR/WIPO-Marke angemeldet. In der internationalen Markenanmeldung werden dabei bestimmte WIPO-Mitgliedstaaten zur Anmeldung ausgesucht – der Markenschutz erstreckt sich nur auf die von Ihnen gewählten Länder.

Verfahren vor der Markenbehörde der Basismarke

Es kommt faktisch zu einer „Doppelanmeldung“: neben einer nationalen Basismarke werden alle benötigten IR Anmeldeunterlagen vorbereitet. Die IR-Markenanmeldung über das DPMA vollzieht sich erfahrungsgemäß schneller und wird von uns deshalb gegenüber den Weg über das EUIPO bevorzugt. Die Anmeldebehörde – also meistens das DPMA – überprüft zunächst die Kohärenz des Antrags auf Internationale Registrierung mit den Daten aus der Basismarke. Je nachdem für welche Staaten der internationale Schutz der Basismarke beantragt wird, verwenden wir unterschiedliche Formblätter – mit jeweils unterschiedlichen Verfahrenssprachen. Beispielsweise werden Anträge nach dem Madrider Markenabkommen in englischer und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen in französischer Sprache eingereicht. Nach Eingang des Antrags auf internationale Registrierung fordert das DPMA zur Gebührenzahlung ein. Nach Eingang der Anmeldegebühr beginnt das Prüfungsverfahren. Das DPMA prüft, ob die internationale Markenanmeldung mit der Basismarke übereinstimmt und die W/D-Verzeichnisse – trotz eventueller Sprachunterschiede usw – kohärent sind. Gleichzeitig kommt es zur Prüfung der Eintragungsfähigkeit. Dies nimmt regelmäßig 2 bis 3 Monate in Anspruch.  Nach erfolgreicher Prüfung wird wird der Antrag von Amts wegen an die WIPO weitergeleitet.

Verfahren vor der WIPO und den nationalen Behörden der internationalen Registrierung

Der Tag der Weiterleitung an die WIPO („Tag der Anmeldung”) gilt als das internationales Registrierungsdatum und ist maßgeblich für die Seniorität der IR-Marke. Es weden nochmals die Zulässigkeitserfordernisse der internationalen Markenanmeldung überprüft und die IR-Marke dann in das internationale Register eingetragen. Insbesondere wird überprüft, ob der Anmelder einen Bezug zu einem der Staaten des Madrider Abkommens hat: er muss Staatsangehöriger, ein Unternehmen oder seinen Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat haben. Darauf folgt die Veröffentlichung in der „Gazette des Marques Internationales”. Die IR-Marke wird in jedem der benannten Länder als Schutzgesuch hinterlegt. Es folgen erfahrungsgemäß langwierige nationale Prüfungsverfahren inkl. jeweiliger nationaler Widerspruchsperiode. Die jeweiligen Staaten bekommen allerdings eine Frist von einem Jahr (Madrider Markenübereinkommen) bzw. 18 Monaten (Protokoll).  Dabei wird jeweils wieder die Kohärenz der Basismarkenanmeldung mit der IR-Anmeldung geprüft. Kommt die Behörde – auch bei Bestehen berechtigter Bedenken gegen die Eintragung – innerhalb der Frist nicht zu einer Entscheidung, wird die Marke dennoch rechtskräftig eingetragen. Kommt es wegen absoluter oder relativer Schutzhindernisse zur Beanstandung, wird eine langwierige und aufwändige Verteidigung auf nationaler Ebene erforderlich – z. B. durch Einlegung eines Rechtsmittels vor einem nationalen Amt. Dies gilt es durch eine gewissenhafte und qualifizierte Vorbereitung zu verhindern. Danach leitet das nationale Markenamt die IR-Markenanmeldung weiter an die WIPO.

Abschluss des Verfahrens vor der WIPO

Die WIPO prüft die Vollständigkeit der Unterlagen und die Einzahlung aller Gebühren. Hiernach wird die IR-Marke eingetragen und genießt Schutz in den jeweils benannten Ländern.

Möchten Sie Markenschutz in den USA genießen und eine US-Marke anmelden, so geschieht das grundsätzlich über eine IR-Marke. Bei der  Markenanmeldung in den USA ist jedoch zu beachten, dass neben landesweiten Marken auch der Markenbestand der einzelnen Bundesstaaten relevant sein kann. Trägt man eine IR-Marke für die USA bei der WIPO ein, wird sie vom amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) ratifiziert und gilt als eine landesweit angemeldete US-Marke. Es besteht auch die Möglichkeit der direkten Markeneintragung beim USPTO ohne einen Umweg über die WIPO. Allerdings ist der Weg über die WIPO vorzugswürdig, da das Verfahren mit einem deutschsprachigen Vertreter abgewickelt werden kann. So vermeiden Sie hohe Kosten für einen amerikanischen Markenanwalt, die durch die direkte Anmeldung auftreten könnten.

Bei der US-Markenanmeldung sollte ein besonderes Augenmerk auf die Kollisionsrecherche gerichtet werden. Aufgrund der zahlreichen US-Bundesstaaten liegt hier ein höheres Konfliktpotential. Die Anmeldung einer US-Marke basiert auf einer sogenannten Heimatmarke. Sie wird umfänglich recherchiert und auf Freiheit von Konfliktmarken überprüft. Der Umfang der erfassten Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der Heimatmarke. Zudem werden sowohl Heimatmarke als auch die IR-Marke einen identischen Markeninhaber registriert werden. Hinsichtlich des Prioritätsdatums der US-Marke wird auf die Heimatmarke abgestellt.

In der USA existieren einige besondere Markenvarianten:

• Dienstleistungsmarken (Service Marks) zur Unterscheidung von Dienstleistungen
• Kollektivmarken (Collective Marks) zeigen die Mitgliedschaft in einem Verband an
• Vereinskennzeichen (Collective Membership Marks) zeigen die Mitgliedschaft in einem Verein an
• Zertifikatsmarken (Certification Marks) bescheinigen, dass Waren oder Dienstleistungen bestimmte vom Inhaber festgelegte Standarts erfüllen

Die US-Marke verschafft Ihnen als Anmelder einige Vorteile:

• Bei Verletzung Ihrer Markenrechte kann Klage bei einem US-Bundesgericht erhoben werden – in der USA können traditionell hohe Schadensersatzsummen eingeklagt werden
• Fünf Jahre nach Eintragung im Hauptregister kann die Marke für „unanfechtbar“ erklärt werden. Viele Anfechtungsgründe sind dann unwirksam
• Sie können vom US-Zoll und der US-Grenzschutzbehörde Hilfe bei der Verteidigung gegen die Einfuhr von Waren verlangen, die Ihre Markenrechte verletzen

Das Markenrecht bestimmt, auf welche Weise Sie sich als Markeninhaber den Namen Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung schützen oder wie Sie beispielsweise durch Lizenzierung unmittelbaren finanziellen Profit aus Ihrer Marke schöpfen können. Nachfolgend gehen wir umfassend auf folgende Fragen ein:

• Entstehung des Markenrechts: Auf welche Weise entsteht der Markenschutz? Entstehung des Markenrechts durch Anmeldung einer Marke, durch Nutzung und Verkehrsgeltung der Marke oder ihre notorische Bekanntheit (§ 4 MarkenG)
• Absolute Schutzhindernisse: Was sind die vom Markenamt von Amts wegen geprüften Voraussetzungen für die Anmeldung und Eintragung eine Marke? Graphische Darstellbarkeit, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Gattungsbezeichnung, täuschende Marken, verstoß gegen Öffentliche Ordnung oder die bösgläubige Markenanmeldung (§ 8 MarkenG)
• Relative Schutzhinderisse: Wie verhindern Sie Kollisionen und teuere Abmahnungen durch andere Markeninhaber? Die Voraussetzungen identischer Marken, die Arten der Ähnlichkeit (Zeichenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Marke), der Bekanntheitsschutz, die Möglichkeit der Bildung zusammengesetzter Marken zur Verhinderung der Verwechslungsgefahr (§ 9 MarkenG)
• Verteidigung des Markenrechts: Wie verteidigen Sie Ihre Marke gegen Verletzungen? Die Voraussetzungen einer Markenverletzung durch einen Eingriff in das Markenrecht und das mögliche Vorgehen gegen der Verletzer durch Berechtigungsanfrage, Abmahung, Unterlassungeserklärung, vorläufigen Rechtschutz und Klage (§ 14 MarkenG)
• Lizenzierung des Markenrechts: Wie können Sie die Nutzung Ihres Markenrechts finanziell vergüten lassen? Die typischen Regelungen eines Lizenzvertrags und die Rechte des Lizenznehmers und des Lizenzgebers als Inhaber des Markenrechts
• Erlöschen des Markenrechts: Wie kann eine Marke wieder gelöscht werden? Verzicht oder Verfallen lassen der Marke, Löschungsverfahren wegen absoluter und relativer Schutzhindernisse während und nach der Markenanmeldung, Schutzentziehung für internationale Marken
• Markenregister: Wer führt das Markenregister? Welchen Inhalt hat es?
• Nizza Klassifikation: Wie werden Waren und Dienstleistungen eingeteilt?

Die Rechte und Schutzmöglichkeiten des Markenrechts entstehen nicht ausschließlich durch eine Markenanmeldung. In einigen besonderen Ausnahmefällen kann eine Marke auch ohne ihre Anmeldung und Eintragung in das Markenregister entstehen. § 4 MarkenG bestimmt drei Wege der Entstehung des Markenschutzes:

• Markenanmeldung
• Benutzung und Verkehrsgeltung der Marke
• Notorische Bekanntheit der Marke

Markenanmeldung nach § 4 Nr. 1 MarkenG

Die Anmeldung einer Marke ist der sicherste Weg, um markenrechtlichen Markenschutz zu erhalten. Wird die Marke angemeldet, entsteht ein monopolistisches Recht an der Marke und die Möglichkeit, sich gegen Verletzungen der eigenen Marke zu verteidigen oder beispielsweise Lizenzgebühren für Ihre Nutzung zu erhalten.

Benutzung und Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG

Die bloße Benutzung von Zeichen gewährt noch keinen Markenschutz. Allerdings kann in besonderen Ausnahmefällen dennoch Markenschutz entstehen, wenn eine sogenannte Verkehrsgeltung entsteht. Dies ist der Fall, wenn der relevante Verkehrskreis – also das angesprochene Publikum – die Marke bereits mit dem potenziellen Anmelder identifizieren können. Der Markenname muss also bereits eine große Bekanntheit und Verbindung zu Ihrem Produkt bzw. Dienstleistung genießen. Gleichzeitig darf es keine überwiegende Freihaltebedürfnis geben. Es steigt mit der Allgemeingültigkeit eines Begriffs. Je allgemeiner der Begriff, desto höher ist das Bedürfnis der Allgemeinheit, ihn nicht monopolistisch dem Markenschutz eines einzelnen Anmelders unterliegenzu lassen. Je höher also das Freihaltebedürfnis, desto höher muss die Bekanntheit und Identifikation des sich in faktischer Nutzung befindlichen Markennamens sein. Beispiel: Eine Marke namens „Sportwagen“ müsste ein großer Teil des Verkehrskreises mit einem bestimmten Produkt und nicht mehr mit einem schnellen Sportfahrzeug verbinden. Dies ist äußerst unwahrscheinlich. Das Zeichen „Porsche“ dagegen ist an sich nicht so allgemein und unterscheidungskräftig. Dessen ursprüngliche Bedeutung ist ein Familienname. Alleine durch die vielen Jahren einer erfolgreichen faktischen Nutzung durch den Bau und Vertrieb von Sportfahrzeugen erlangte es seine heutige Bedeutung und damit Verkehrsgeltung. Gleichzeitig hat es einen geringeren Durchsetzungsgrad und hat damit eine kleinere Freihaltebedürfins.

Notorische Bekanntheit nach § 4 Nr. 3 MarkenG

Hat die Marke notorische Bekanntheit erlangt, so genießt der Markeninhaber markenrechtlichen Schutz. Dazu muss sie eine überragende Bekanntheit genießen. Es besteht dann ein besonders hoher, fast absoluter Grad an Verkerhrsgeltung. Anhaltspunkte sind Dauer und Umfang der Verwendung sowie die geografische Ausdehnung. Dies lässt offensichtlich keine präzise Auslegung zu und ist kein sicherer Weg, Markenschutz zu erlangen. Beispiele für notorisch bekannte Marken sind „Tempo“, „Corvette“, „Coca-Cola“, „Adidas“ oder „Mercedes-Benz“.

Rechtssicherheit durch Markenanmeldung

Kaum ein Unternehmen kann sich ernsthaft auf den Markenschutz durch notorische Bekanntheit oder Nutzung verlassen. Die beiden Wege haben eher zum Hintergrund, Unternehmen mit bereits faktisch weit bekannten Namen die Möglichkeit einer rechtssicheren Markenanmeldung zu geben, ohne durch schnelle Markenpiraten „überholt“ zu werden. Faktisch passiert dies jedoch kaum: So melden die meisten Gründer oder Unternehmer, die ein neues Produkt auf den Markt bringen, eine Marke sehr zügig an, um einen sicheren und nicht von Außeneinflüssen abhängigen Markenschutz zu erhalten und ihre Marken-Priorität so schnell es geht zu sichern.

Eine Marke kann nur eingetragen werden, wenn keine absoluten Schutzhindernisse bestehen. Das DPMA prüft sie nach der Stellung des Antrags auf Eintragung der Marke und der Einzahlung der amtlichen Markengebühr selbstständig von Amts wegen (§ 8 MarkenG). Folgende absolute Schutzhindernisse können dem Markenschutz entgegenstehen:

Keine graphische Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

Dieses Schutzhindernis verlangt die graphische Darstellbarkeit des Zeichens. Eine Marke kann nur dann eingetragen werden, wenn sie durch Figuren, Linien oder Schriftzeichen optisch dargestellt werden kann, sodass sie genau identifiziert und deshalb von anderen Marken abgegrenzt werden kann (so der BGH GRUR 1999, 730, 731 – Farbmarke magenta/grau). Jeder muss durch einen Blick in das Markenregister feststellen können, ob Markenrechte an bestimmten Zeichen existieren.  Der EuGH hat als Kriterien für die graphische Darstellbarkeit un festgelegt, dass sie klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein sollte (EuGH, Urt. v. 12.12.2002 – C-273/00 Sieckmann).

Keine Unterscheidungskraft (8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Das wichtigste Kriterium einer Marke ist ihre Unterscheidungskraft. Je eher eine Marke in der Lage ist, unterschiedliche Produkte für Ihre Kunden klar erkennbar voneinander zu unterscheiden, desto höher ist ihre Unterscheidungskraft. Die Marke muss es Kunden ermöglichen, ihre zukünftigen Kaufentscheidungen von früheren Erfahrungen mit Produkten des gleichen Anbieters abhängig zu machen. Nach dem Bundesgerichtshof ist die Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Ob ein Zeichen zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft dienen kann, entscheidet sich nach der Verkehrsauffassung, welche von den Erfahrungen und Erwartungen der Mitglieder der maßgeblichen Verkehrskreise geprägt ist, die ihrerseits wiederum von den Kennzeichnungsgewohnheiten (Zeichenkategorien) in einem bestimmten Produktsegment abhängen. (BGH GRUR 2009, 952).

Grundsätzlich hat ein Markenname dann eine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene Kunde in ihm

• zunächst eine Sachaussage im Hinblick auf das Produkt sieht. Beispiele sind dessen Eigenschaften oder der Verwendungszweck. Zusätzlich sollte über eine allgemeine Werbeaussage hinweg
• ein Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen bestehen. Es ist vor allem von Bedeutung, ob das Zeichen oder die Aussage durch sprachregelwidrige Bildung, Verwendung von Begriffen im übertragenen Sinn, ironische Verfremdung oder generell dem Erfordernis gedanklicher Schritte zur Feststellung des Inhalts Abstand zur einfachen Beschreibung gewinnt (EuGH GRUR 2010, 228).

Unterscheidungskraft ist also gegeben, wenn neben einer allgemeinen Sachaussage in der Marke ein eigentümlicher Gehalt liegt – sie also originell ist. Am besten eignen sich deshalb Phantasienamen oder Wortkombinationen, die den Sinngehalt allgemeingültiger Wendungen soweit verändern, dass diese keinen lediglich beschreibenden Inhalt mehr haben.

Ausschließlich beschreibende Angaben oder gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bieten keine Unterscheidungskraft. Sie beschreiben nicht die Dienstleistung oder das Produkt, sondern haben eben eine bereits allgemein feststehende allgemeine Bedeutung. Deshalb werden sie nicht in das Markenregister eingetragen und entfalten keinen Markenschutz. Gerade aufgrund des gewählten Markennamens soll der Verkehr nämlich in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen des Markenanmelders von denen anderer Anbieter zu unterscheiden. Maßgeblich ist die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers – also Ihrer potentiellen Kunden. Richten Sie sich beispielsweise mit einer Dienstleistung an Fachkunden, ist auf den spezifischen Kenntnisstand eines gewöhnlichen Vertreters dieses Zweigs abzustellen. Wird Ihre Dienstleistung hingegen alleine an Verbraucher vertrieben, ist dies der Prüfungsmaßstab. Besteht die Marke aus mehreren Elementen – z. B. aus zwei zusammengesetzten Wörtern – ist bei der Beurteilung die Gesamtheit der Marke zu betrachten (EuGH, Urteil vom 16.09.2004, Az. C-329/02). Die Unterscheidungskraft ist für jede angemeldete Ware oder Dienstleistung anhand des jeweiligen Adressatenkreises gesondert zu beurteilen.

Großzügiger wird die Unterscheidungskraft bei Bild-Wortmarken beurteilt. Durch die Bildkomponente bietet die Bild-Wortmarke an sich eine besonders hohe Eigentümlichkeit. Die Anforderung an die Originalität des Bildbestandteils ist umso höher, je größer das Freihaltebedürfnis am Wortbestandteil ist. Dadurch können bei besonders originellen Logos als Wortkomponente auch Begriffe des Allgemeingebrauchs verwendet werden.

Beispiele:

• Wortmarken: Nach dem BGH sind Wortmarken unterscheidungskräftig, falls kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt den angemeldeten Waren/Dienstleistungen zugeordnet werden kann und es kein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache ist, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Mehrdeutigkeit alleine begründet die Unterscheidungskraft nicht. So fehlt sie, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. Beispielsweise hierfür „Bank“ als Finanzinstitut und Sitzmöbel. Etwas anderes gilt nur, wenn es sich um ein Wortspiel handelt, wie zum Beispiel „Bar jeder Vernunft“. Als rein inhaltsbeschreibend angesehen wurden zum Beispiel „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“, „Rätsel total“, „My World“ und „REICH UND SCHOEN“.
• Beschreibende Begriffe bieten keine Unterscheidungskraft, soweit sie aus dem allgemeinen Sprachgebrauch stammen und die Eigenschaften angemeldeten Produkte oder Waren darstellen. Das galt nach dem BGH für die Marke HOT (BGH GRUR 2014, 565 – HOT). Das Wort „hot“bedeutet übersetzt„scharf, pikant, sexy, angesagt“. Dies ist für die angemeldeten Produkte als beschreibend anzusehen. Ein weiteres Beispiel: Dem Begriff „Apple“ fehlt für Äpfel die Unterscheidungskraft, für Computer aber nicht.
• Werbeslogans haben Unterscheidungskraft und genießen Markenschutz. Auf Originalität kommt es nicht an (EUGH Rs. C-398/08 P, GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik). Etwas anderes gilt, wenn der Slogan das Wesen des Produkts beschreibt (EUGH C-311/11 P, GRUR Int. 2012, 914: „Wir machen das Besondere einfach“ für Computersysteme) oder sich in einer allgemeinen Anpreisung erschöpft (BGH GRUR 2001, 735 – Test it). Es fehlt an Unterscheidungskraft, wenn der Text länger ist und nicht als Slogan eingeschätzt werden kann (BGH GRUR 2010, 935 – „Die Vision: einzigartiges Engagement in Trüffelpralinen, Der Sinn: Jeder weiß was wann zu tun ist und was nicht zu tun ist, Der Nutzen: Alle tun das Richtige zur richtigen Zeit“).
• Domains begründen an sich keine Unterscheidungskraft, obwohl eine faktische Einmaligkeit besteht. Verneint wurde deshalb die Eintragungsfähigkeit für “beauty24.de“ oder „handy.de.
• Zahlen und Buchstaben werden in § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich als markenfähig anerkannt. Dabei ist zu prüfen, ob der Zahl im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden kann. So wurde der Zahl „1“ für Zigaretten kein Bedeutungsgehalt zugemessen, da sie als beschreibende Angabe nicht benötigt wird und theoretische Eignung als Mengenangabe nicht ausreichend ist – sie war als Marke eintragungsfähig (BGH GRUR 2000, 231, 232).
• Für Farben, Buchstaben und Sonderzeichen gelten die gleichen Grundsätze wie für Zahlen. Keine Unterscheidungskraft haben beispielsweise Zeichen zu, die in gleichbleibender Weise mit einem bestimmten Sinngehalt verbunden sind. Beispiele sind das @- oder das ©-Zeichen. Ein einzelner Buchstaben oder eine Buchstabenkombination sind nur bedingt eintragungsfähig. Insbesondere der lexikalische Nachweis, dass es sich um eine übliche Abkürzung für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen handelt, spricht gegen eine Eintragungsfähigkeit. Zum Beispiel wäre „D“ für Diesel nicht einzutragen (BGH GRUR 2001, 161). Bei Farben darf die Herkunftszuordnung nicht mit dem Produkt oder anderen Kennzeichen, etwa der Wortmarken verbunden sein. Es sollte nur eine Verbindung mit der isolierten Farbe als solcher bestehen – zum Beispiel „NIVEA-Blau“ (OLG Hamburg WRP 2009, 638).
• Nicht einprägsame Namen haben keine Unterscheidungskraft, weil der Adressat keinerlei Zuordnung zu einem Produkt machen kann (BGH, 08.12.1999 I ZB 25/97 – „St. Pauli Girl“ – Der Anmelder übertrug den Namen „St. Pauli Girl“ in chinesische Schriftzeichen. Für Deutsche würde die Assoziation „fernöstliche Schrift“ geweckt. Eine gedankliche Verknüpfung zum Produkt war deshalb nicht möglich).
• Namen wirklicher oder fiktiver Figuren bieten nur ausnahmsweise Markenschutz (EUGH Rs. 404/02 – Nichols). Allerdings fehlt die Unterscheidungskraft, wenn auf die Person bei einer bestimmten Kategorie üblicherweise Bezug genommen wird (BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou für Printerzeugnisse und Filme).
• Namen Prominenter bieten keine Unterscheidungskraft, falls man vom Namen auf eine Wareneigenschaft schließen kann (z.B. Mozart für CDs) oder wenn der Name als reine Dekoration aufgefasst werden kann (BGH GRUR 2008, 1093 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).
• Bezeichnungen und Darstellungen üblicher Warenformen (BGH GRUR 2006, 679 – Porsche Boxster und BGH GRUR 2004, 683 – farbige Arzneimittelkapsel) oder Ereignisse (BGH GRUR 2006, 850 – Fussball WM 2006 für nicht damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Produkte).
• Die Wort-Bild Marke „Prominent!“ ist hinreichend eingängig. Der Begriff ist kein eindeutiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Es sei auch kein Qualitätshinweis oder Angabe für die angesprochenen Kreise, sondern sehr mehrdeutig. Angesichts der Tatsache, dass der Begriff durch einne Bild-Wort Marke in einer einzigen, bestimmten graphischen Darstellungsform in Anspruch genommen wird, besteht Unterscheidungskraft (BundPatG, Beschluss 29.04.2013, 27 W (pat) 77/12). Je höher die Originalität des Bildbestandteils, desto allgemeingültiger kann das Wortbestandteil gestaltet sein. Eine Unterscheidungskraft wurde verneint für „VISAGE“, „antiKALK“, „Kinder (schwarz-rot)“ sowie „Jean’s“ für einfache farbige Gestaltungen.

Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Ein weiteres besonders relevantes Kriterium für die Eintragungsfähigkeit ist das Freihaltebedürfnis. Es besteht bei Bezeichnungen, die zur Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann. Besonders kritisch werden Bezeichnungen der Art, Beschaffenheit oder Menge einer Dienstleistung oder Ware gesehen. Ebenso werden Zeit, Ort oder Methode der Herstellung eingeschätzt. In diesen Fällen liegt es im konkreten Interesse der Allgemeinheit, dass die Bezeichnung nicht exklusiv von einem Marktteilnehmer allein, sondern von allen benutzt werden kann. Das Freihaltebedürfnis besteht immer in Bezug auf bestimmte angemeldete Waren oder Dienstleistungen. so kann es sein, dass eine Bezeichnung für ein Produkt zulässig ist, für ein anderes allerdings Freihaltungsbedürfnis besteht. Nur in Ausnahmefällen kann eine Marke trotz Freihaltebedürfnis angemeldet und eingetragen werden:

Abwandlung

Beschreibende Angaben können abgewandelt werden. Überwiegt dadurch der eigentümliche Gehalt der Marke die bloße Beschreibung – weicht also das Zeichen durch die Abwandlung weit genug von einem rein beschreibendem Charakter ab, kann die Marke eingetragen werden. Eine Möglichkeit dazu bieten fremdsprachige Markennamen. Haben fremdsprachige Begriffe originär eine beschreibende Wirkung, sind sie eintragungsfähig, wenn sie in Deutschland als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen beurteilt werden können. So beispielsweise das Wort „Snuggledown“, welches auf Englisch: „to snuggle down in sth.“ – „sich in etwas kuscheln“ bedeutet und für „Möbel, Kopfkissen, Kissen“ eingetragen worden ist (BPatGE 31, 188). Eine weitere Möglichkeit ist Bereits der Austausch oder das Hinzufügen einzelner oder eines einzigen Buchstabens. Voraussetzung ist, dass er den Charakter des ursprünglichen Wortes so entscheidend verändert, dass eine sofort erkennbare Abwandlung vorliegt. So beispielsweise die Bezeichnung „Swensor“ für Sensoren (BPatG Mitt 1987, 220 – Swensor).

Kombination

Eine sehr gängige Methode ist zudem die Kombination. Dazu werden Marken aus beschreibenden und unterscheidungskräftigen Begriffen gebildet. So beispielsweise „Cola Light“. Zur Unterscheidungskraft kommt es darauf an, dass sich die Marke durch die Kombination weit genug vom eingetragenen Produkt oder Dienstleistung entfernt und so keine Beschreibung darstellt.

Hoher Bekanntheitsgrad

In seltenen Fällen kommt es vor, dass eine Bezeichnung bereits einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Ist er so hoch, dass er die ursprüngliche Bedeutung übersteigt, kann die Marke eingetragen werden (§ 8 Abs. 3 MarkenG – z. B. Selters, das eigentlich eine geographische Angabe ist).

Beispiele:

• Nicht eintragungsfähig sind Beschaffenheitsangaben wie z.B. „fettarm“ für Molkereiprodukte, „ marktfrisch“ , „Bücher für eine bessere Welt“. Dabei sind aber mit Phantasie gebildete Abwandlungen oder Kombinationen zulässig – so beispielsweise „Baby Dry“ für Windeln (EUGH, Rs. C-383/99 P, Procter &Gamble/HABM, weil als „lexikalische Erfindung“ nicht glatt beschreibend) oder „Kaleido“ für Spielzeug (BGH GRUR 2013, 731, weil die Bezeichnung vom Verkehr nicht zwingend für „Kaleidoskop“ steht. Weitere Bespiele für eintragungsfähige Abwandlungen sind: „Schorli“ für „Schorle“ oder „Polyestra“ für „Polyester“
• Namen und Bilder bekannter Personen für Waren und Dienstleistungen ohne Bezug auf die Person
• Geographische Angaben sind nicht eintragungsfähig. Ausnahmen sind in der Praxis Begriffe mit derart hohem Bekanntheitsgrad, dass die Bekanntheit des Ortes überstiegen wird – z. B. „Selters“.

Gattungsbezeichnung und übliche Bezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Zudem darf keine Marke über eine gesamte Gattung angemeldet werden. Beispiel: Die Begriffe „Hemden“, „Computer“ oder „Uhren“ dürfen beispielsweise nicht als Marke angemeldet werden. Dasselbe gilt für Bezeichnungen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

Täuschende Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Zeichen sind auch dann nicht zur Eintragung geeignet, wenn sie offensichtlich über die betriebliche oder geografische Herkunft oder über Eigenschaften des Produktes täuschen. Beispiel: Anmeldung der Marke „Bolschoi Staatsballett“ durch einen Anmelder, der offensichtlich nicht mit staatlichen Stellen zusammenhängt.

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Nicht eintragungsfähig sind Zeichen, wenn ihre Nutzung als Marke bei normal toleranter und durchschnittlich sensibler Sichtweise der maßgeblichen
Verkehrskreise gegen gesetzliche Vorschrift oder sittliches Empfinden verstößt. Beispiel: „READY TO FUCK“ (BGH GRUR 2013, 729).

Staatswappen oder Flaggen, Zeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)

Absolut von der Eintragung ausgeschlossen sind Staatswappen oder -flaggen sowie Zeichen internationaler Organisationen in identischer oder nachgeahmter Form, es sei denn, der Anmelder ist der Staat (§ 8 IV MarkenG – BPatG, BeckRS 2015, 19419 – DFB-Adler).

Prüf- und Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)

Beispiel: TÜV-Plakette.

Verbot der Benutzung nach anderen Vorschriften (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)

Beispiel: Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen. Eintragungsfähig sind aber humorvolle Darstellungen verbotener Gegenstände (BPatG GRUR 2004, 875 – KOKAIN BALL).

Bösgläubige Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

Schließlich sind Marken nicht eintragungsfähig, welche nur angemeldet wird, um die Benutzung durch einen berechtigten Vorbenutzer zu sperren. Dies ist dann der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein Dritter die Marke benutzt (oder es wissen müsste), seine Marke anmeldet, um diese Benutzung zu verhindern und die Marke des Dritten in einem hohen Maße rechtlich geschützt ist (EUGH, Rs. C-529/07, GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Damit soll sogenannten „Markenpiraten“ Einhalt geboten werden. Als Indiz für das Ziel, von anderem Unternehmen einen Kaufpreis zu „erpressen“ wird die Anmeldung einer Vielzahl von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen angesehen (BGH GRUR 2001, 242 – Classe E). Gleichzeitig ist die bösgläubige Markenanmeldung eine unlautere Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG). Als Markeninhaber können Sie gegen diese im Wege einer Abmahnung vorgehen.

Relative Schutzhindernisse ergeben sich aus Kollisionen der „jungen“ Marke mit einer „älteren“, bereits eingetragenen Marke. Sie geben dem Inhaber der älteren Marke die Möglichkeit, gegen die Eintragung der jungen Marke vorzugehen und sogar Schadensersatzansprüche sowie eine Abmahnung zu erwirken. Das tückische an relativen Schutzhindernissen: Sie werden nicht von Amts wegen bei der Markenanmeldung vom DPMA überprüft. Vielmehr kann sich ein Wettbewerber und Markeninhaber nach einer längeren Zeit unvermittelt bei einem Anmelder melden und eine Abmahnung ergehen lassen. Durch die bereits längere Markennutzung droht  ein größerer Schaden sowie ein vergeblicher Aufbau einer Unternehmensidentität. Deshalb ist der Ausschluss relativer Schutzhindernisse durch eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche schon im Vorfeld der Markenanmeldung sehr wichtig. Relative Schutzhindernisse bestehen nach § 9 MarkenG wenn:

Kollision mit einer identischen Marke (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG)

Das relative Schutzhindernis der identischen Marke ist gegeben, falls eine nachrangige, jüngere Marke identisch mit einer älteren Marke ist und beide identische Waren / Dienstleistungen für sich beanspruchen – die sogenannte „Doppelidentität“.

Identität zweier Marken

Zur Identität dürfen die Unterschiede zwischen zwei Marken nur so geringfügig sein, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können. Die Identität fehlt schon bei sehr geringen Abweichungen. So wurden beispielsweise die Unterschiede zwischen der Marke „Check In“ und dem Domainnamen „checkin.com“ als zu groß angesehen (KG Berlin GRUR-RR 2001, 180 – check in). Bei Bild und Bild/Wormarken besteht keine Identität bei unterschiedlichen Farben von Bildmarke und Zeichen. So bestand keine Identität bei Eintragung in schwarz-weiß und einer Verwendung in weiß-blau (BGH GRUR 2015, 1109 – BMW-Emblem). Keine Identität besteht bei der Kollision zweier verschiedener Zeichenformen wie Wortmarke und Wort-Bildmarke oder der Kollision zwischen einer einfachen und einer zusammengesetzen Marke wie beispielsweise den  Marken „Life“ und „Thomson Life“ (EuGH, Rs. C-120/04 – Thomson Life).

Identität der Gattungsbegrifffe des W-/D Verzeichnisses

Neben den Markennamen müssen die angemeldete Waren oder Dienstleistungen identisch sein. Maßgeblich sind dabei die Gattungsbegriffe des Waren-/ Dienstleitungsverzeichnisses im Markenregister. Ist beispielsweise bereits eine Marke für „Bekleidungsstücke“ angemeldet, besteht Identität, wenn der Verletzer eine identische Marke anmeldet, um T-Shirts unter einer identischen Marke zu verkaufen.

Verwechslungsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG)

Ein weiteres relatives Schutzhindernis ist der Verwechslungsschutz. Davon spricht man, wenn eine nachrangige Marke so ähnlich zu einer einer vorrangigen Marke ist, dass das angesprochene Publikum die Marken miteinander verwechseln könnte – die Verwechslungsgefahr. Ausreichend ist bereits eine sogenannte abstrakte Gefahr der Verwechslung. Es kommt nicht darauf an, ob Verwechslungen wirklich vorgekommen sind. Verglichen werden lediglich der einander gegenüberstehenden Marken. Irrelevant sind die beabsichtigten Umstände des Vertriebs des Produkts oder der Dienstleistung wie eine andere Verpackung oder ein geringerer Preis. Abgestellt wird dabei auf die Abnehmer der einzutragenden Waren oder Dienstleistungen – den aufmerksamen Durchschnittsverbraucher. Kommt es zu einer gerichtlichen Überprüfung, wird auf die Sachkunde des Gerichts oder auf demoskopisches Gutachten zurückgegriffen.

Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr ist die erste Voraussetzung. Sie kann unmittelbar sein, wenn durch die Ähnlichkeit der Marken auch eine Gefahr der Verwechslung der Produkte selbst besteht. Es reicht aber auch die mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Das ist die Gefahr, dass der Verkehr fälschlich die Herkunft aus demselben Unternehmen annimmt. Sie kann etwa bei Serienmarken entstehen, z.B. Aspirin, Novaspirin, Diaspirin, usw. entstehen. Ebenso ist einemittelbare Verwechslungsgefahr denkbar, wenn der Eindruck vertraglicher Beziehungen zwischen Markeninhaber und Anbieter entstehen könnte, z.B. bei der Anmeldung von  „McChinese“ für ein asiatisches Restaurant. Dies könnte den Eindruck der Zugehörigkeit zu McDonalds erwecken (OLG Karlsruhe GRUR 1992, 460). Nicht ausreichend ist allerdings das Hervorrufen einer bloßen Assoziation (EUGH in Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma).

Eine Verwechslungsgefahr hängt von 3 Kriterien ab:

• Ähnlichkeit der Marken – Zeichenähnlichkeit
• Ähnlichkeit der Produkte oder Dienstleistungen – Produktähnlichkeit
• Kennzeichnungskraft der Marke

Die Kriterien der Verwechslungsgefahr bilden ein bewegliches System. Ein stark ausgeprägtes Kriterium kann ein anderes schwach ausgeprägtes Kriterium ausgleichen. mit der jeweilig höheren Ähnlichkeit bzw. Kennzeichnungskraft steigt auch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Verwechslungsgefahr:

Zeichenähnlichkeit

Typische Fälle der Zeichenähnlichkeit sind:

• Klangwirkung – Beispiele: Lloyd’s/Loints (EUGH Rs. C-383/99 P, Lloyd/Klijsen), Tricon/Triton, Crunchips/ran chips, salvent/Salventerol, BTI/BPI, Rebella/Sembella, Ferromix/Ferromaxx. Nicht bei: White Lion/Lions, Caldea/Balea, Goldstück/Goldsteig, Panini/Granini. Dabei ist die mögliche akzent- oder dialektgefärbte Aussprache zu berücksichtigen. So sollte z.B. die deutsche Aussprache englischer Wörter beachtet weerden: Racoon/Dragon. Unbeachtlich kann ein lokaler Dialekt sein, beispielsweise die fränkische Aussprache von Focus/Logos)
• Bildwirkung – Bei Wortmarken wird auf ein ähnliches Schriftbild abgestellt, z.B. Proctavenon/Pentavenon, Cloralex/Clorox, Respicur/Respicort, Marc/Mars, Bion/Biox, Tengo/Tango. Nicht bei COR/DOR, Amarula/Marulablu. Bei Bildmarken kommt es auf die optische Ähnlichkeit an, z.B. schwarzweißes BMW-Logo/farbiges BMW-Logo, drei Streifen auf Sportschuh/zwei Streifen auf Sportschuh
• Sinngehalt – z.B. Jägerfürst/Jägermeister, Playboy/Playmen, Ambassadeur/Botschafter, Picador/Torrero, Starlight/Starlux, Ähnlichkeit zwischen der Wortmarke „Goldbären“ und einem in Goldfolie eingepackten Schokoladenbären, der als 3-D Marke eingetragen worden ist (BGH GRUR 2015, 1214 – Goldbären). Nicht bei: Mariengold/Madonna, Apache/Winnetou, SKYPE und SKY (EuG Rs. T-184/13). Umgekehrt neutralisiert ein abweichender Sinngehalt eine klangliche oder bildliche Ähnlichkeit, z.B. Picaro/Picasso, Mobilix/Obelix, Aida/Aidu.

Produktähnlichkeit

Die Faktoren zur Bestimmung der Produktähnlichkeit sind:

• Art der Waren oder Dienstleistungen,
• der Verwendungszweck,
• die Nutzung,
• die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (üblicherweise Herkunft aus einheitlichem Unternehmen, üblicherweise Angebot in gleichen Verkaufsstätten)

Eine geringe Produktähnlichkeit wird beispielsweise zwischen Autos und Fahrrädern angenommen. Aus diesem Grund wurde  keine Verwechslungsgefahr zwischen TREK und ALLTREK gesehen (EuG GRUR Int. 2007, 1014)- Überhhaupt keine Prodlktähnlichkeit wurde  zwischen Lederwaren und Parfum gesehen (BGH GRUR 2006, 941 – Tosca Blu).

Kennzeichnungskraft

Das letzte Kriterium der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Marke – es soll zwischen starken und schwachen Zeichen unterschieden werden. Starke Zeichen sind entweder sehr unterscheidungskräftig – -durch einen hohen Grad an Eigenart – oder sehr bekannt. Sie verdienen größeren Schutzumfang. So kann auch in Kauf genommen werden, dass die Zeichen- oder Produktähnlichkeit schwächer ausgeprägt sind. Andersherum gilt allerdings: Je weniger phantasievoll und je beschreibender die Marke ist, desto geringer die Kennzeichnungskraft. Unterschieden wird dabei zwischen „schwachen“, „normalen“ und „starken“ Marken. Die Kennzeichnungskraft wird  mit der Zeit durch intensive Benutzung und Werbung gestärkt. Die Nutzung ähnlicher Zeichen durch Dritte hingegen verwässert und schwächt sie. So ist beispielsweise die Marke „pjur“ wegen Anklangs an ein beschreibendes englisches Wort nur schwach kennzeichnungskräftig. Da sich die Kennzeichnungskraft weitgehend aus der Schreibweise ergibt, fehlt es an Verwechslungsgefahr, wenn sich die Ähnlichkeit im Gleichklang des beschreibenden Begriffs erschöpft (BGH GRUR 2012, 1040 – pjur/pure).

Zusammengesetzte Marken

Oft bestehen Marken aus mehreren Worten, aus einem Wort- und einem Bildbestandteil  oder  aus einer Kombination zwischen dreidimensionaler Gestaltung und Wort bzw. einer Farbe und einem Wort. Beispiele: „BMW 320d“ (Kombination aus BMW und 320d), Rolex-Schriftzug mit Krönchen, Goldhase mit aufgedrucktem Wort „Lindt“. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck entscheiden. Allerdings können auch einzelne Elemente  eine prägende Wirkung haben.

• Wortmarke: So ist bei Wortmarken normalerweise der ungewöhnliche Teil prägend (z.B. Verwechslungsgefahr zwischen salvent und salventerol).
• Wort-Bildmarken: Bei Wort-Bildmarken ist normalerweise das Wort prägend (Beispiel: BGH GRUR 2006, 60 – cocodrillo).
• Wort-3D-Marken: Bei Wort-3D-Marken kann aber das dreidimensionale Element im Vordergrund stehen (BGH GRUR 2007, 235 – Goldhase I). Die beschreibende Teile bleiben bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Betracht. So besteht keine Ähnlichkeit zwischen „Schloß Castell“ und „Vin Castell“ für Weine, weil Castell ein Weinbauort ist, in dem viele Winzer tätig sind (BGH GRUR 2013, 68 Castell/VIN CASTEL).
• Einzelbuchstaben: Bei aus Einzelbuchstaben bestehenden Marken wird der grafischen Gestaltung ein höheres Gewicht zugemessen (BGH GRUR 2012, 930 – Bogner B/Barbie B)

Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

Sind die gegenüberstehenden Marken identisch oder ähnlich, unterscheiden sich jedoch die Waren oder Dienstleistungen, kann dennoch ein relatives Schutzhindernis bestehen. Dazu ist erforderlich, dass die ältere Marke eine gewisse Bekanntheit hat. Man spricht dann von Bekanntheitsschutz. Hat eine bekannte Marke eine hohe Werbekraft, genießt sie Schutz auch außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs.

Gleicheit der Marken bei Unähnlichkeit der Produkte und Bekanntheit

Zunächst müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Identische oder ähnliche Marke

Zunächst sollten die Marken identisch oder ähnlich sein.  Nach EUGH genügt es dazu, falls die angesprochenen Verkehrskreise die Marke gedanklich mit der geschützten Marke in Verbindung bringen (Rs. C-401/01, GRUR 2004, 58 – Adidas/Fitnessworld – Verkauf von Sportartikeln mit zwei Streifen).

Unähnliche Produkte

Dann müssen die Produkte bzw. Dienstleistungen unähnlich sein.

Bekanntheit

Schließlich muss Bekanntheit vorliegen. Dies ist der Fall, wenn ein bedeutender Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Marke kennen. Gemeint sein kann die Allgemeinheit oder eine spezifische Adressatengruppe. Grundsätzlich wird von einer 30% Grenze Ausgegangen. Verwendet beispielsweise jemand „Coca-Cola“ als Marke für Fahrzeuge, überschneiden sich zwar nicht die Produkte mit denen der Getränkemarke, jedoch besteht die Gefahr der Verwässerung und Rufausbeutung einer weitesgehend bekannten Marke. Liegt eine hohe Bekanntheit vor, kann jedoch auch bei ähnlichen Produkten auf Bekanntheitsschutz abgestellt werden, wenn er leichter nachzuweisen ist (EUGH, Rs. 292/00 = GRUR 2003, 240 – Davidoff/Gofkid).

Eingriff in das Markenrecht

Liegt also die Gleichheit der Marken bei Unähnlichkeit der Produkte und Bekanntheit vor, muss in das Markenrecht des Inhabers der älteren Marke eingegriffen worden sein. Im Unterschied zur Verwendung identischer und produktgleicher verwechslungsfähiger Marken ist die Verwendung produktunterschiedlicher Marken an sich gestattet. Neben der Bekanntheit muss die Verwendung deshalb auf eine besondere Weise in das Markenrecht eingreifen, um verboten zu sein und einen relatives Schutzhindernis zu bieten.

Fälle des Eingriffs nach dem BGH

Der BGH hat dazu vier mögliche Eingriffsfälle gebildet:

• Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausnutzung) –  Das Image der bekannten Marke wird auf die neue Marke übertragen (BGH GRUR 1985, 550 –
  Dimple).
• Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausnutzung) – Falls die Erwähnung der bekannten Marke Aufmerksamkeit weckt und diese zur Werbung für andere Dienstleistungen oder Waren eingesetzt wird (BGH GRUR 2005, 583 – Lila Postkarte).
• Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung) – Das Image der bekanten Marke wird geschädigt. Dies geschieht durch die Assoziation mit minderwertiger Ware oder reißerischen Dienstleistungen. Beispiele sind die Nutzung  der Marke „Mars“ für Kondome (BGH GRUR 1999, 161 – MAC Dog, GRUR 1994, 808 (zu § 1 UWG)) oder die Nenutzung der Marke „Yves Rocher“ für alkoholhaltige, für den russischen Markt bestimmte Billiggetränke (OLG Hamburg GRUR 1999, 339).
• Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) – Die Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Marke wird beeinträchtigt, indem sie zu einem
  Allerweltsbegriff verkommt. Dies ist am häufigsten im Bereich der geographischen. Herkunftsangaben anzutreffen. So verwässert der Slogan „Ein Champagner unter den Mineralwässern“ die geographische Herkunftsangabe „Champagne“ (BGH GRUR 1988, 453). Dies ist jedoch auf bei anderen Marken denkbar, beispielsweise: „Der Mercedes unter den Gaskochern“.

Fälle des Eingriffs nach dem EuGH

Der EuGH geht von drei Eingriffsfällen aus:

• Ausnutzung von Wertschätzung und Unterscheidungskraft (Trittbrettfahren) – Ausnutzung der „Sogwirkung“ der Marke, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, indem eine Marke genutzt wird, ohne jede finanzielle Gegenleistung oder eigene Anstrengungen machen zu müssen, sondern alleine die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke genutzt werden (EUGH GRUR 2009, 759 Rdnr. 49 – L’Oréal/Bellure)
• Beeinträchtigung der Wertschätzung (Herabsetzung) – Anziehungskraft der Marke wird geschmälert
• Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) – Benutzung führt zur Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum.

Keine Rechtfertigung des Eingriffs in das Markenrecht

In einigen Ausnahmefällen kann ein Eingriff in das Markenrecht gerechtfertigt sein:

• Grundrechte des Markenanmelders wie beispielsweise die Meinungsfreiheit (Art. 5 I GG) oder Kunstfreiheit (Art. 5 III GG) (BGH GRUR
  2005, 583 – Lila Postkarte),
• Informationsinteresse der Allgemeinheit (EUGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora)
• Wertungen des § 6 II UWG im Fall vergleichender Werbung,
• Schranken der §§ 23, 24 MarkenG
• Bei Eingriff durch eine Marke, die schon vor Beginn des Markenschutzes benutzt wurde, muss geprüft werden: a) Verkehrsdurchsetzung und Ruf der Marke, b) Nähe zwischen den Produkten oder Dienstleistungen und 3) wirtschaftliche Erheblichkeit der Benutzung der Marke für die betreffende Ware oder Dienstleistung (EuGH, Rs. C 65/12, GRUR 2014, 280 – Red Bull/Bulldog)
• Unlauterkeit und dabei eine umfassende Interessenabwägung unter Berücksichtigung des Grades der Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers (Schädigung oder die als milder einzuschätzende Ausbeutung, Rufausbeutung oder die als milder einzuschätzende Ausnutzung der Unterscheidungskraft)

Verwendet jemand Ihre angemeldete und eingetragene Marke, können Sie sich dagegen aufgrund des dem Markenrecht innewohnenden Markenschutzes verteidigen.

Markenverletzung

Dazu stellen wir zunächst eine Markenverletzung fest. Wir wollen verhindern, gegen einen berechtigten Nutzer Ihres Markenrechts vorzugehen. Eine Markenverletzung liegt unter den folgenden Voraussetzungen vor:

• Ihr Markenrecht besteht– sie haben die Marke wirksam anmelden lassen. Ihre Marke ist eingetragen worden – ihr standen insbesondere keine absoluten Schutzhindernisse entgegen
• Die Nutzung greift in Ihr Markenrecht ein – der Eingriff erfolgte durch ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung von Produkten oder Dienstleistungen ohne Ihre Zustimmung (z. B. durch ein bestehendes Lizenzrecht) und stellt eine Kollision mit Ihrer eingetragenen Marke dar (§ 14 Abs. 2 und 3 MarkenG)
• Keine Einreden und Einwendungen des Verletzers – insbesondere Verjährung oder Verwirkung (§§ 20, 21 MarkenG), Bestandskraft (§ 22 MarkenG), §§ 22,23 MarkenG, mangelnde Benutzung (§§ 25, 26 MarkenG), prioritätsälteres Recht des Verletzers

Eingriff in das Markenrecht

Ein Eingriff in Ihr Markenrecht muss dabei gewisse Voraussetzungen erfüllen:

Verbotene Benutzungshandlung

Zunächst sollte eine der verbotene Benutzungshandlungen vorliegen. Sie sind im § 14 Abs. 3 MarkenG erwähnt. Beispielsweise sind verboten:

• Das Anbringen der Marke auf der Ware oder Verpackung (Nr. 1)
• Das Anbieten von Waren unter der Marke (Nr. 2)
• Die Verwendung der Marke bei der Werbung (Nr. 5)

Um vor deutschen Gerichten gegen die Markenverletzung vorzugehen, sollte die Verletzungshandlung im Inland erfolgen. Das ist bei Nutzung der Marke in Deutschland immer der Fall. Auch bei Einfuhr einer ausländischen „Piratenmarke“. Keine Verletzung im Inland liegt bei ungebrochener Durchfuhr vor(BGH GRUR 2012, 1137 – Clinique happy). Bei Internet-Sachverhalten sollte das Produkt bzw. die Dienstleistung auf dem deutschen Markt vertrieben worden sein. Merkmale hierfür sind die Sprache der Website, das Angebot der Belieferung an inländischer Kunden, die Domain „.de“, andere Werbeaktivitäten im Inland (BGH GRUR 2005, 431 – Hotel Maritime, BGH GRUR 2012, 621 – OSCAR).

Die verbotene Handlung sollte im geschäftlichen Verkehr erfolgt sein. Dies ist der Fall, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit erfolgt. Dies ist nicht der Fall, wenn die Verletzung ausschließlich im privaten Bereich geschieht. Beispiele:

• Kein Eingriff in das Markenrecht liegt vor bei der Teilnahme an einer politischen Diskussion. So beispielsweise bei der Benennung der Produkte von Müller als „Genmilch“ (BGH NJW 2008, 2110)
• Kein Eingriff in das Markenrecht liegt vor bei private Nutzung einer gefälschten Rolex Uhr (BGH GRUR 1998, 696) oder dem privaten Tragen von  gefälschter Markenware kleidet
• Ein Eingriff liegt jedoch schon bei einer höheren Anzahl privater Verkäufe auf e-Bay vor. Maßgeblich ist die Anzahl der Verkäufe und Kundenbewertungen oder auch die erkennbare und daher geschäftsmäßige Fokussierung auf gleichbleibende Gegenstände oder neuer, nicht zuvor selbst genutzter Ware (BGH GRUR 2008, 702 – Internet-Versteigerung III)

Beeinträchtigung einer geschützten Markenfunktion

Des weiteren muss eine der geschützten Markenfunktionen verletzt worden sein. Dabei sind die folgenden Funktionsbeeinträchtigungen denkbar (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG):

• Möglich ist die Verletzung der Herkunftsfunktion. Sie liegt vor, wenn  eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Verletzer und Ihnen suggeriert wird oder die Werbung hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen so unklar gehalten wird, dass ein Internetnutzer nicht erkennen kann, ob der Verletzer mit Ihnen wirtschaftlich verbunden ist (EUGH, Rs. C-236/08 – 238/08, GRUR 2010, 445, Rn. 89 f. – Google France)
• Denkbar ist die Verletzung der Werbefunktion. Wird Ihre Möglichkeit beeinträchtigt, die Marke nach der Verletzung als Werbeelement einzusetzen, wird in ihre Werbefunktion eingegriffen.
• Schließlich kann die Investitionsfunktion beeinträchtigt sein, wenn Ihnen durch die Handlung wesentlich erschwert wird, Ihre Marke weiter einzusetzen, um Verbracher zu binden (EUGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora).

Vorgehen gegen den Markenverletzer

Erst nachdem zweifelsfrei feststeht, dass eine Markenverletzung besteht, nehmen wir Maßnahmen gegen den Verletzer vor. Dies sind:

• Berechtigungsanfrage
• Abmahnung
• Vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz
• Klage

Berechtigungsanfrage

In manchen Fällen ist der erste Schritt ist die Berechtigungsanfrage. Ihr Anwalt stellt beim Verletzer eine Berechtigungsanfrage, um herauszufinden, aus welchen Gründen Ihre Marke verwendet wird. Auf diese Weise können oft Hinweise für ein weiteres Vorgehen gesammelt werden. Handelt es sich beispielsweise um ein bloßes Missverständnis durch eine unabsichtliche Anmaßung, kann sie auf diese Weise schnell und einfach beseitigt werden.

Abmahnung

Ist der Verletzer ein Unternehmer oder ist es anzunehmen, dass er Ihre Marke nicht unabsichtlich verwendet, wird eine Abmahnung verschickt. Sie wird mit einer Unterlassungserklärung mit der Setzung einer Frist zur Beseitigung verbunden. Gleichzeitig wird der Verletzer zur Ersetzung der Anwaltskosten aufgefordert. Die Abmahnung wird umfassend begründet und ist dadurch ein effektives Mittel, um die Beseitigung der Verletzung Ihres Markenrechts zu erreichen und Ihre Kosten erstattet zu bekommen. Der Gegner wird gezwungen, sich zu rechtfertigen, aus welchen Gründen er Ihre Marke verwendet hat. Gleichzeitig kann Sie den ersten Schritt zu einer Lizenzierung darstellen.
Daneben werden können bereits mit der Abmahnung die Schadensersatzansprüche des Markeninhabers geltend gemacht werden, falls diese bereits zu diesem Zeitpunkt bezifferbar sind.

Gerichtliches Vorgehen – vorläufiger Rechtsschutz

Bleiben sowohl Berechtigungsanfrage als auch Abmahnung wirkungslos, wird der gerichtliche Weg bestritten. Stellt Ihr Gegner die Benutzung Ihrer Marke nicht ein, wird eine vorläufige Unterlassung durch eine einstweilige Verfügung erwirkt.

Gerichtliches Vorgehen – langfristiger Rechtsschutz durch Klage

Zur Durchsetzung Ihrer übrigen markenrechtlichen Ansprüche wird der Verletzer zudem auf gerichtlichem Wege verklagt. Ihre Ansprüche sind:

• Unterlassungsanspruch – nicht nur vorläufige Unterlassung der weiteren Benutzung Ihrer Marke. Wir weisen die Wiederholungsgefahr nach (§ 14 Abs. 5 MarkenG). Hat eine Markenverletzung noch nicht stattgefunden, legen wir eine Erstbegehungsgefahr dar
• Schadensersatzanspruch – der Ersatz des Ihnen durch die unberechtigte Nutzung entstandenen Schadens (Rufschädigung, Verwässerung) und der Rechtsverfolgungskosten. Das Verschulden wird dezidiert begründet (§§ 14 Abs. 6 MarkenG, 276 Abs. 1 BGB)
• Auskunftsanspruch – der Umfang der Rechtsverletzung, welcher vor allem für die Bemessung des Schadensersatzanspruchs relevant ist, kann meistens den internen Unterlagen des Markenverletzers entnommen werden (Kundenlisten, Marketingunterlagen etc.)
• Vernichtungsanspruch – hinsichtlich der verletzenden Waren
• Beschlagnahme – durch die jeweilige Zollbehörde

Sie als Inhaber einer Marke können Ihr Markenrecht an Dritte lizenzieren. Damit räumen sie ihm ein Recht zur Nutzung Ihrer Marke ein. Diese Berechtigung ist ausdrücklich in § 30 Abs. 1 MarkenG geregelt.

Lizenz für Waren und Dienstleistungen der Marke

Eine durch Eintragung (der Regelfall), durch Benutzung oder durch notorische Bekanntheit entstandene Marke gibt Ihnen das Recht, unter dem von Ihnen gewählten Markennamen bestimmte Produkte oder Dientsleistungen exklusiv zu vertreiben – das sogenannte Markenrecht. Die Nutzung dieses Rechts können Sie als Markeninhaber für alle oder einen Teil der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen anderen Unternehmer gestatten – ihnen also ein Lizenzrecht einräumen. Die Lizenz kann

• exklusiv und unbeschränkt (sehr umfassend und deshalb praktisch nicht vorkommend) oder
• sachlich begrenzt (auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen beschränkt),
• räumlich begrenzt (auf bestimmte Gebiete wie Städte, Bundesländer, Staaten, Kontinente) bzw.
• zeitlich begrenzt (beispielsweise 2 Jahre mit oder ohne Kündigungsfrist)

erteilt werden. Diese und viele andere Regelungen werden im Lizenzvertrag geregelt.

Vertragliche Einräumung im Lizenzvertrag

Durch die Markenlizenz werden dem Nutzer vertraglich  Nutzungsrechte an Ihrer Marke eingeräumt. Typische Formen der Lizenzierung sind das Merchandising und das Franchising:

• Merchandising – So verkaufen die Sprtartikelhersteller Adidas, Nike usw. Trikots bekannter Vereine und Nationalmannschaften wie FC Barcelona, Bayern München, Manchester United, Real Madrid, der deutschen oder brasilianischen Nationalmannschaften usw. Markeninhaber sind dabei die jeweiligen Vereine oder Verbände. Adidas oder Nike sind nicht etwa Inhaber der jeweiligen Marken, sondern zahlen für die Einräumung von Nutzungsrechten durch Lizenzverträge hohe Millionenbeträge an die jeweiligen Vereine oder Verbände.
• Franchising – Zahlreiche McDonalds oder Burger King Fastfood-Restaurants verkaufen unter den jeweiligen Marken sowie unter Nutzung zahlreicher registrierter Zeichen Fast Food. Dabei sind die Betreiber der einzelnen Restaurants auch nicht Inhaber der Marken McDonalds oder Burger King, sondern erhalten Nutzungsrechte durch die getroffenen Franchisevereinbarungen.

Markenlizenzen als fester Bestandteil der Wirtschaft

Markenlizenzen finden sich im gesamten Wirtschaftsleben. So stellen die mittlerweile ehemaligen Bekleidungshersteller „Calvin Klein“ und „Tommy Hilfiger“ ihre Kleidung nicht selbst her. Ihre Marke hat eine dermaßen hohe Bekanntheit und Durchsetzung erlangt, dass die Herstellung und Vertrieb ausschließlich von Dritten übernommen worden ist. Die Markeninhaber minimieren hierdurch ihr wirtschaftliches Risiko – sie haben durch die Lizenzgebühren alleine eine Einnahmenkomponente und haften nicht für Betriebsausgaben, Produktfehler usw. Ein ähnliches Beispiel ist der ehemalige Bauunternehmer und aktuelle US-amerikanische Präsident Donald Trump. Auch er ist nicht mehr als Bauträger oder Hotelbetreiber tätig, sondern überträgt alleine Lizenzen an seiner Marke „Trump“ an andere Unternehmen.

Typische Ausgestaltungen des Lizenzvertrags

Jeder Markeninhaber – also auf mittelständische sowie kleine Unternehmen oder auch Privatpersonen – können Lizenzen an ihrer Marke vergeben. Die Vergabe von Lizenzen ist nicht nur großen Unternehmen oder Personen des öffentlichen Lebens vorbehalten. Die Lizenz kann dabei ausschließlich erteilt werden. Dann ist der der Lizenzgeber selbst (Markeninhaber) von der Benutzung der Marke ausgeschlossen. Bei einer nicht ausschließlichen Lizenz kann er weitere Lizenzen des gleichen Inhalts zu vergeben. Die Lizenz kann auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beschränkt werden. Wird die Marke vom Lizenznehmer auch für andere Waren und Dienstleistungen benutzt, begeht er eine Markenverletzung . Die Lizenz kann auch auf einzelne Gebiete wie Städte, Bundesländer, Staaten oder Kontinente beschränkt werden.

Rechte des Lizenznehmers

Der Lizenznehmer darf die Marke im Umfang nutzen, der im Lizenzvertrag vereinbart worden ist (sachliche/räumliche/örtliche Schranken des Lizenzrechts). Gegen eine Verletzung des Markenrechts kann er bei ausdrücklicher Zustimmung des Markeninhabers auch selbstständig vorgehen und Klage erhaben. Dies wird qualifiziert im Lizenzvertrag geregelt, denn anders als im Patent- und Urheberrecht steht dieses Recht – auch bei ausschließlicher Lizenz – sonst nur dem Lizenzgeber zu (§ 30 Abs. 3 MarkenG). Ein Schadensersatzanspruch steht hingegen dem Lizenzgeber zu – wieder anders als im Patent- und Urheberrecht (BGH GRUR 2007, 877 – Windsor Estate)

Rechte des Lizenzgebers

Der Lizenzgeber/Markeninhaber hat einen Anspruch auf Bezahlung der vereinbarten Lizenzgebühr – sie und die qualifizierten Zahlungsbedingungen werden im Lizenzvertrag genau geregelt. Bei Verletzung wichtiger Pflichten aus dem Lizenzvertrag kann er gegen den Lizenznehmer Markenverletzungsklage erheben (§ 30 Abs. 3 MarkenG). Ein typisches Beispiel ist die Überschreitung der sachlichen Schranken des Lizenzvertrags.  Beispiel: Der Lizenzgeber ist Inhaber einer Parfümmarke im Luxussegment. Der Lizenznehmer stellt das Parfum her und vertreibt es. Dem Lizenznehmer wird im Lizenzvertrag der Verkauf von Parfüm an Discounter verboten. Der Lizenznehmer geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Er verkaufte daraufhin aus finanzieller Not dennoch Parfüm an einen Discounter. Der Lizenzgeber kann gegen den Lizenznehmer wegen der Verletzung einer Vertragsbestimmung vorgehen. Durch den Verkauf an einen Discounter konnte der Luxuscharakter der Marke angegriffen werden, ihr Ruf konnte Schaden nehmen. Außerdem war auch ein Vorgehen gegen den Discounter möglich, weil wegen § 24 Abs. 2 MarkenG keine Erschöpfung eingetreten ist (EuGH, Rs. C-59/08, GRUR 2009, 593 – Copad/Dior). Schließlich kann der Lizenznehmer bei entsprechender Vereinbarung im Lizenzvertrag den Lizenznehmer zur aktiven Ausübung der Lizenz verpflichten. So kann er sicherstellen, dass seine Marke aktiv beworben und vertrieben wird und so ihren Ruf verfestigt oder steigert.

Eine Marke und der Markenschutz sind auf eine lange Dauer angelegt. So beträgt die Schutzdauer des Markenrechts einer eingetragenen Marke 10 Jahre (§ 47 Abs. 1 MarkenG). Das sind dabei die gängigen Varianten des Erlöschens einer Marke:

Verzicht des Markeninhabers (§ 48 MarkenG)

Der Markeninhaber kann durch auf eine Marke oder bestimmte Waren oder Dienstleistungen verzichten (§ 48 MarkenG). Der Löschungsantrag wird beim DPMA eingereicht. Für die Löschung werden keine Gebühren erhoben.

Keine Verlängerung der Schutzdauer der Marke (§ 47 Abs. 6 MarkenG)

Eine Marke erlischt, wenn es der Markeninhaber versäumt oder darauf verzichtet, seine Marke und damit ihre Schutzdauer zu verlängern. Der Markeninhaber kann die Schutzdauer alle zehn Jahre verlängern. Dazu zahlt er rechtzeitig vor Ablauf der Schutzdauer eine Verlängerungsgebühr ein. Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre vom Anmeldetag an (§ 47 Abs. 1 MarkenG). Wird die Einzahlung dieser Gebühr versäumt, wird die Schutzdauer nicht verlängert. Die Marke wird von Amts wegen gelöscht (§ 47 Abs. 6 MarkenG).

Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung (§ 49 Abs. 1  MarkenG)

Wird eine Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG genutzt, verfällt sie wegen Nichtbenutzung (§ 49 Abs. 1 MarkenG). Die Nutzung muss dabei im Inland erfolgen. Eine Lizenzierung und Nutzung durch einen Dritten verhindert den Verfall. Die Nutzung abwichender Markenformen, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, sind nach § 26 Abs. 3 MarkenG rechtserhaltend. Auch berechtigte Nichtnutzung ist rechtserhaltend. Zudem kann der Verfall durch Wiederaufnahme der Benutzung mit Rückwirkung wieder geheilt werden (BGH GRUR 2002, 967, 969 – Hotel Adlon). Wird nur ein Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt, kommt es zu einer Teillöschung wegen Teilverfalls (§ 49 Abs. 3 MarkenG). Aus diesem Grund ist es ratsam, bei Anmeldung der Marke sehr bedacht vorzugehen und lediglich die erforderlichen Waren und Dienstleistungen aufzunehmen. Eine wahllose Anmeldung unübersichtlich vieler Waren und Dienstleistungen kann zum Teilverfall führen. Die Kosten des Löschungsverfahrens könnten vom ursprünglichen Markeninhaber zu tragen sein und gegen ihn gerichtlich geltend gemacht werden.

Löschung der Marke bei Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG)

Allhährlich trägt das Deutsche Patent- und Markenamt mehrere zehntausend Marken ein. Dabei prüft es von Amts wegen die absoluten Schutzhindernisse (§ 37 MarkenG). Bei der großen Anzahlt von Markenanmeldungen werden Fehler gemacht und auch Marken eingetragen, obwohl ein absolutes Schutzhindernis vorliegt (§ 8 MarkenG). So kann es zur Markenanmeldung kommen, obwohl ihr die Unterscheidungskraft fehlt, ein Freihaltebedürfnis an der Marke besteht oder sie missbräuchlich angemeldet worden ist, um andere Wettbewerber vor einer Anmeldung abzuhalten. Auf Antrag oder Anregung von Amts wegen können diese Fehlentscheidungen überprüft werden (§ 50 MarkenG). Die Frist für einen Antrag beträgt in den meisten Fällen 10 Jahre ab dem Tag der Markeneintragung (§ 50 Abs. 2 MarkenG). Die am häufigsten vorkommende Frist eines Löschungsverfahrens von Amts wegen beträgt 2 Jahre ab dem Tab der Markeneintragung (§ 50 Abs. 3 MarkenG). auf Antrag bzw. in manchen Fällen sogar von Amts wegen durch Löschung der fraglichen Marke korrigiert werden. Umso wichtiger ist deshalb eine eingehende Prüfung der Eintragungsfähigkeit vor Anmeldung der Marke, um nicht nur eine Löschung im Markenanmeldeverfahren zu verhindern, sondern auch ein späteres, durch einen Wettbewerber initiiertes Löschungsverfahren.

Löschung der Marke bei Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse (§ 51, 55 MarkenG)

Relative Schutzhindernisse durch kollidierende ältere Marken werden vom Deutschen Patent- und Markenamt bei der Markenanmeldung grundsätzlich nicht überprüft. Markeninhaber älterer Rechte an einem Markenzeichen können innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke Widerspruch einlegen (§ 42 MarkenG). Bei einem erfolgreichen Wiederspruch wird die Marke nicht ins Markenregister eingetragen. Nach dem Ablauf von drei Monaten besteht die Möglichkeit, vor den ordentlichen Gerichten ein Löschungsklageverfahren nach §§ 51, 55 MarkenG durchführen zu lassen. Liegt eine Kollision der eingetragenen Marke mit einer älteren und stärkeren Marke nach § 9 MarkenG vor (relatives Schutzhindernis), kann Nichtigkeit und Löschung der Marke erwirkt werden. Daneben ist eine Abmahnung gegen den Anmelder denkbar. Insoweit sollte vor der Markenanmeldung eine umfassende Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden, um weder ein Widerspruchsverfahren noch einen späteren Angriff durch einen Wettbewerber zu riskieren.

Verfall der Marke aus den Gründen des § 49 Abs. 2 MarkenG

Neben der Nichbenutzung beinhaltet § 49 MarkenG im Abs. 2 drei weitere Verfallsgründe:

• Die eingetragene Marke hat sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt
• Mit der Marke ist eine Täuschungsgefahr verbunden
• Die Markenrechtsfähigkeit ist nicht gegeben

Schutzentziehung für internationale Marken (§ 115 MarkenG)

Nach dem Madrider Übereinkommen oder dem Protokoll in Deutschland registrierte internationale Marken können relative oder absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. Die Löschung dieser internationalen Marken kann nicht vom DPMA vorgenommen werden. Die Marken sind bei der WIPO und nicht bei der nationalen Behörde registriert. An der Stelle der Löschung der Marke tritt in diesen Fällen die Schutzentziehung (§ 115 MarkenG).

Das Markenregister wird in Deutschland vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit Sitz in München geführt.

Das Markenregister enthält Informationen zu allen Markenanmeldungen

Das Markenregister ist öffentlich einsehbar und von hoher Bedeutung für die Markeneintragung, Markenrecherche und Markenerhalt. Zur Anmeldung einer Marke ist es erforderlich, dass eine Marke graphisch darstellbar. Hintergrund ist, dass nur eine auch Wahrnehmbare Marke im Handelsregister dargestellt werden kann. Vor der Anmeldung einer Marke sollte zudem durch Einblick ins Markenregister festgestellt werden, ob eine identische oder ähnliche Marke bereits existiert. So sind im Markenregister alle angemeldeten, eingetragenen und gelöschten Marken aufgelistet. Auch nach erfolgter Eintragung empfiehlt es sich, regelmäßig nach kollidierenden identischen oder ähnlichen Marken zu suchen. So können Sie sich effektiv gegen sogenannte „Markenpiraten“ verteidigen. Das Patent- und Markenamt prüft nämlich nicht eigenständig das Markenregister nach bereits existierenden Marken. Ein effektiver Rechtsschutz wird durch den Markeninhaber und seinen Anwalt bewirkt.

Der Inhalt des Markenregisters

Im Markenregister kann jeder kostenlos folgende Informationen einsehen:

• Ein Liste aller eingetragener Marken
• Textliche oder grafische Darstellung bei Wort, Bild und Bild-/Wort-Marken
• Andere darstellbare Präsentierform bei anderen Marken – z. B. Noten bei Hörmarken
• Aktueller Sachstand der Anmeldung einer Marke, beispielsweise  ob das Prüfverfahren noch durchgeführt wird, ob die Anmeldung zurückgewiesen wurde, ob die Marke eingetragen worden ist oder nicht, ob Widerspruch erhoben wurde oder schlussendlich ob die Marke noch existiert oder gelöscht worden ist
• Die Nizzaklassen sowie konkreten Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet wurde
• Inhaber der jeweiligen Marke
• Anwaltlicher Vertreter des Inhabers
• Generelle Informationen wie Datum der Anmeldung und der Eintragung
• Dauer der Schutzwirkung
• Akten- und Registernummer

Vor einer Markenanmeldung wird ein umfassendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angefertigt. Die Marke ist schließlich bloß ein Kennzeichen, ohne dass aus ihr selbst ein konkreter und zwingender Zusammenhang zu Ihrem Produkt entsteht. Um diesen Zusammenhang herzustellen und das W-/D-Verzeichnisses einheitlich und international zu Klassifizieren, wurde die sogenannte „Nizza-Klassifikation“ geschaffen.

Abkommen von Nizza schafft 1957 die Nizza-Klassifikation

Am 15. Juni 1957 wurde das „Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken“ international abgeschlossen. Seitdem wird wird die Nizza-Klassifikation alle 5 Jahre in einer erneuerten Fassung neu verfasst. Angesichts des immer schneller werdenden technischen Fortschritts werden seit 2013 jährliche „Zwischenversionen“ erlassen, um mit der schnellen Weiterentwicklung mithalten zu können. Große Änderungen wie beispielsweise Klassenänderungen, Schaffung neuer Klassen oder Entfernung bestehender Klassen werden jedoch allerdings innerhalb der 5-jährlichen Zeiträume durchgeführt.

Nizza-Klassen zur Zuordnung von Waren-/Dienstleistungen zu einer Marke

Weil eine Marke nicht pauschal eingetragen werden kann, muss bei der Markeneintragung genau zugeordnet werden, auf welche exakten Waren oder Dienstleistungen sich der Markenschutz erstreckt. Zu diesem Zweck existieren die sogenannten „Nizza-Klassen“.

Nizza-Klassifikation enthält 45 Klassen

In insgesamt 45 Klassen sind wohl die meisten aktuell gängigen Waren und Dienstleistungen gruppiert. Hiernach bestimmt sich also der konkrete Schutzumfang einer Marke. Da die genaue Einordnung von hoher Bedeutung ist, wird die Nizza-Klassifikation fortlaufend aktualisiert – im Jahresabstand bei kleineren und im Fünfjahresabstand bei gewichtigen Änderungen.

Vollständiges W-/D-Verzeichnis mit Augenmaß

Bei der Markenanmeldung gilt es, mit viel Augenmaß ein individuell angepasstes W-/D-Verzeichnis zu erstellen. Es sollte nicht zu knapp sein und alle genutzten und hinreichend konkret nutzbaren Waren und Dienstleistungen gemäß der einschlägigen Nizza-Klassen enthalten. Das W-/D-Verzeichnis kann nämlich  nach Einreichung und Markenanmeldung nicht mehr erweitert werden. Der Markenschutz erstreckt sich nur auf die angemeldeten Klassen, welche bei der Markeneintragung eingereicht werden. Ein fehlerhaftes Verzeichnis bedeutet daher Risiken für den Bestand einer Marke. Anders gesagt: Ist das Waren- / Dienstleistungsverzeichnis unvollständig, beschränkt es Ihre Möglichkeiten, Dritten die Verwendung Ihrer Marke zu untersagen. Um ein möglichst vollständiges Verzeichnis erstellen zu können, sollte auch um die Ecke gedacht werden. Eine Herangehensweise aus Sicht des Dritten ist ratsam.

Beispiel unvollständiges W-/D-Verzeichnis

Sogenannte Domaingrabber sichern sich Internetdomains und parken sie auf Domainhandelsplattformen. Auf der jeweiligen Internetseite werden unter der Domain Anzeigen für Händler geschaltet. Sie bezahlen dem Domaingrabber eine Provision pro Klick. Besteht die Domain nun aus bekannten Marken mit typischen Tippfehlern oder ist sie eine leicht abgewandelte Version zusammengesetzter Marken (Beispielsweise ohne Bindestrich oder versetzte Anordnung der Wörter), werden viele Kunden unabsichtlich die Domain eingeben und die Internetseite besuchen. So werden mithilfe der eigentlichen, nun leicht abgeänderten Marke, Klicks zum Vorteil des Domaingrabbers generiert. Um Domaingrabbing mit Ihrem Markennamen zu verhindern bzw. eine Lizenzgebühr verlangen zu können, kann es sinnvoll sein, auch das Schalten von Internet-Anzeigen im W-/D-Verzeichnis aufzunehmen. Dies ist die Dienstleistung „Werbung im Internet für Dritte ; Vermietung von Anzeigenflächen im Internet“ unter der Nizza-Klasse 35. Wird dies bei Ihrer Markenanmeldung berücksichtigt, können Sie später als Markeninhaber den Domaingrabber abmahnen und von ihm Schadensersatz oder die Zahlung einer Lizenzgebühr verlangen. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine vollumfängliche Bedarfsanalyse und Kenntnis der Nizza-Klassifizierung bei Erstellung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses ist.

Kein ausuferndes W-/D-Verzeichnis zur Vermeidung der Löschung wegen Nichtbenutzung

Gleichzeitig sollte das W-D-Verzeichnis nicht zu weit gestaltet sein. Ungeübte Anmelder verwenden oftmals besonders viele Nizza-Klassen – das sogenannte „Stuffing“. Dabei wird nicht beachtet, dass eine tatsächlichen Benutzung der Marke in den Angemeldeten Nizza-Klassen und Waren/Dienstleistungen innerhalb von 5 Jahren nach Anmeldung der Marke erfolgen sollte. Ansonsten droht die Löschung der Marke in diesen Nizza-lassen. Empfehlenswert ist eine Aufnahme von Waren und Dienstleistungen, welche mit großer Sicherheit in Zukunft angeboten werden.

Beispiele ausuferndes W-/D-Verzeichnis

Betreiber von Webshops melden bei der Markenanmeldung für ihren Shop oft das gesamte Warensortiment als Warenmarke an. Oftmals wird dann vergessen, die Marke auch als Einzelhandelsdienstleistung nach der Nizza – Klasse 35 anzumelden. So ist der Betrieb des Webshops markenrechtlich nicht geschützt. Ein Markenpirat könnte die Marke anmelden und unter ihr einen Webshop als Konkurrent betreiben. Nach fünf Jahren würde zudem die Löschung wegen Nichtbenutzung drohen. Dies passierte beispielsweise dem Versandhändler „OTTO“ 2005 mit 27 pauschal eingetragenen Waren. Die Firma „Ferrari“ hat auf diese Weise den Markennamen „Testarossa“ wegen Nichtbenutzung an einen deutschen Spielzeugfabrikanten verloren.

Erstellung des W-/D-Verzeichnisses nach der Nizza-Klassifikation

Bei der Markenanmeldung wird das W-/D-Verzeichnis mit eingereicht. Die Waren und Dienstleistungen werden so gewählt, dass sie präzise in eine der 45 Nizza Klassen eingeordnet werden können. Im Verzeichnis werden dazu die entsprechenden Nizza-Klassen angegeben und in aufsteigender Reihenfolge gelistet. Bei der Anmeldung einer deutschen Marke werden bis zu drei Klassen von der Grundgebühr erfasst. Bei der Eintragung in weiteren Nizza-Klassen werden Extra-Kosten erhoben. Ähnlich verhält es sich mit europäischen bzw. Bei der Erstellung des Verzeichnisses wird auf eine spezifische internationale Klassen-Datenbank mit über 70.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffen zurückgegriffen. Anhand der internationalen Datenbank und der einheitlichen Nizza-Klassen kann ein erfahrener Fachmann präzise Ihre Produkte und Dienstleistungen einordnen und ein fehlerfreies Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellen.

Klassenübergreifende W-D/Verzeichnisse

Problematisch sind wie immer Grenzbereiche. Bei klassenübergreifenden Markeneintragungen kann es zu Verwechslungsgefahren kommen. Beispielsweise könnten gewisse Sportgeräte der Nizza-Klasse 28 mit Medizinprodukten der Nizza-Klasse 10 verwechselt werden. In Solchen Fällen könnte ein Klassenübergreifender Untersagungsanspruch geltend gemacht werden. Bei der Auswahl der Klassen ist daher nicht nur zu beachten, was Sie als Anmelder unter der Marke verwenden wollen, sondern auch, gegen welche fremden Waren und Dienstleistungen Markenschutz bestehen soll.

Trennung von Nizza-Waren und Nizza-Dienstleistungen

Zudem sollten Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung einer Marke getrennt betrachtet werden. Die Anmeldung einer Marke als Medizinprodukt schützt sie beispielsweise nicht bei der Verwendung derselben Marke für die Durchführung einer Therapie-Dienstleistung. Diese fällt unter eine andere Nizza-Klasse.

Viele Unternehmer, Gründer oder Firmen nutzen eine Marke für ihr Produkt oder Dienstleistung. Auf diese Weise setzen sie sich vom Wettbewerb ab und verankern sich im Bewusstsein von Kunden und Interessenten. Mit der Anmeldung einer Marke können Sie sich dieses Recht schützen lassen.

Die wichtigsten Tipps zur Markenanmeldung

Wollen Sie verhindern, dass ein anderes Unternehmen Ihren Namen benutzt, sollten Sie bei der Markenanmeldung die folgenden Tipps beachten. Nehmen Sie die Anmeldung der Marke rechtzeitig vor, wählen Sie einen phantasievollen Namen, nutzen Sie die richtige Markenart und sparen Sie nicht bei der Recherche und Vorprüfung. Dieser einmalige Aufwand erspart Ihnen späteren rechtlichen Ärger – der Streitwert einer Abmahnung kann bei 50.000,- € liegen. Das sind die wichtigsten Tipps zur Markenanmeldung:

Lesen Sie hier mehr zu den wichtigsten Tipps zur Markenanmeldung.

Die häufigsten Fehler bei der Markenanmeldung

Fast jede Markenanmeldung beinhaltet Stolpersteine, die Sie bei Kenntnis elegant umgehen können. Begehen Sie nicht die typischen Fehler, indem Sie auf eine Marke zugunsten eines Firmennamens und -logos verzichten, keine Absprache mit Ihren Mitanmeldern treffen, unnötigerweise eine EU-Marke statt einer DE-Marke anmelden, Logos in Farbe statt Schwarz-Weiss anmelden, eine „verwässerte“ Marke anmelden, an einer Recherche durch einen Anwalt sparen und sich auf das Markenamt verlassen oder das W-/D-Verzeichnis unvollständig oder überfüllt selbst erstellen. Das sind die häufigsten Fehler bei der Markenanmeldung:

Lesen Sie hier mehr zu den häufigsten Fehlern bei der Markenanmeldung.

Bei der Markenanmeldung entstehen folgende Kosten:

Kosten Markenanmeldung Deutschland

Für eine Markenanmeldung in Deutschland fallen folgende Gebühren beim Deutschen Marken und Patentamt (DPMA) an.

Kosten Markenanmeldung Europa

Für eine Europäische Markenanmeldung fallen folgende Gebühren beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) an.

Kosten Markenanmeldung International

Für eine IR Markenanmeldung fallen folgende Gebühren beim Amt der World Intellectual Property Organisation (WIPO) an.

Kosten Markenanmeldung USA

Für eine US Markenanmeldung fallen folgende Gebühren beim Amt der World Intellectual Property Organisation (WIPO), dem Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) und dem amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) an.