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Das EU Markenrecht – Alles was Sie wissen müssen

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Das Europäische Markenrecht im Überblick

Das europäische Markenrecht ist ein umfassendes Rechtsgebiet, welches alle Details zum EU-Markenschutz regelt. Auf europäischer Ebene wird es durch die Unionsmarkenverordnung (UMV) geregelt. Die Mitgliedsstaaten sind rechtlich zur Umsetzung der UMV in nationale Gesetze zur Regelung des Markenrechts verpflichtet. In Deutschland werden die Anforderungen des UMV durch das Markengesetz (MarkenG) realisiert. Auf europäischer Ebene, zur Regulierung der Unionsmarke, kommt das UMV direkt zur Anwendung. Es bestimmt, welche Waren und Dienstleistungen mit der Eintragung einer europäischen Marke geschützt werden, wie eine mögliche Lizenzierung organisiert wird und wie sich Markeninhaber gegen Rechtsverletzung ihres Markenrechts zur Wehr setzen können.

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Sie erhalten eine umfassende kostenfreie Erstberatung zur Anmeldung Ihrer EU Marke. Bei diesem Gespräch klären wir Ihre offenen Fragen und beraten Sie zu den wichtigsten Grundthemen der Markenanmeldung oder den Kosten und dem Ablauf der Anmeldung.

Anmeldung Ihrer EU Marke

Wir begleiten Sie von der Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche, der Bekanntheitsschutzprüfung, über die Anmeldung der EU Marke beim EUIPO bis hin zur sicheren Eintragung der EU Marke im Markenschutzregister.

  • Die Entstehung des Markenrechts einer EU Marke

    Wie genau entsteht Markenschutz?

    Wie genau entsteht der EU-Markenschutz? Anders als eine nationale Marke, kann der Markenschutz für die EU-Marke nur durch erfolgreiche Eintragung zustandekommen. (Art. 6 UMV).

  • Absolute Schutzhindernisse

    Was sind absolute Schutzhindernisse?

    Die absoluten Schutzhindernisse verhindern eine Eintragung der EU-Marke. Sie werden juristisch geprüft, um die Eintragungsfähigkeit Ihres Markenwunsches zu bestätigen. Bei der Anmeldung prüft das EUIPO das Vorliegen automatisch. Die konkreten absoluten Schutzhindernisse ergeben sich aus Art. 7 UMV.

    Absolute Schutzhindernisse

  • Relative Schutzhindernisse

    Was genau ist ein relatives Schutzhindernis?

    Die relativen Schutzhindernisse werden nicht automatisch vom EUIPO bei der Anmeldung geprüft. Sollten Sie vorhanden sein, können sie sogar nach der erfolgreichen Eintragung zu Rechtskollisionen mit älteren bereits eingetragenen EU-Marken führen. Auf europarechtlicher Ebene werden sie im Art. 8 UMV geregelt.

  • Durchsetzung des Markenrechts

    Wie funktioniert die Durchsetzung?

    Wie genau können Sie sich gegen Markenrechtsverletzungen wehren? Die Verteidigung Ihres EU-Markenrechts wird in Art. 9 UMV reguliert. Als Inhaber einer erfolgreich eingetragenen EU-Marke können Sie Ihr Markenrecht mit Berechtigungsanfragen, Abmahnungen, Unterlassungserklärungen, vorläufigen Rechtsschutz und Klage verteidigen.

    Durchsetzung des Markenrechts

  • Lizenzierung

    Wie funktioniert die Lizenzierung?

    Als Inhaber einer Unionsmarke können Sie von Exklusivität Ihres Markenrechts profitieren. Eine mögliche Monetarisierung außerhalb der Nutzung führ Ihren geschäftlichen Betrieb wäre die Lizenzierung. Der Umfang der Lizenzierbarkeit ist in Art. 25 UMV geregelt.

  • Erlöschen des Markenrechts

    Wie endet der Markenschutz?

    Wie kann das Markenrecht gelöscht werden, wenn kein Bedarf mehr besteht? In welchen löscht es sich automatisch? Welche Kosten können entstehen und wann ist eine geschütze Marke von der Löschung bedroht? Das Bestehen absoluter oder relativer Schutzhindernisse, ebenso wie die Nichtnutzung, der Verzicht oder der Verfall des Markenrechts.

    Erlöschen des Markenrechts

  • Das EU Markenregister

    Was ist das Markenregister?

    Das EU-Markenregister ist der Ausgangspunkt jeder juristischen Recherche, die vor der Anmeldung notwendig ist. Wir erläutern die Formalitäten und die genauen Inhalte.

  • Nizza-Klassifikation

    Was sind die sogenannten Nizza Klassen?

    Ebenso notwendig wie die Entscheidung für eine Marke, ist die Auswahl der entsprechenden Nizza-Klassen.

    Nizza-Klassifikation

EU Markenanmeldung vom Rechtsanwalt

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Entstehung des Markenschutz in Deutschland

Um in Genuss des EU-Markenschutzes zu kommen, müssen Sie Ihre Unionsmarke beim EUIPO anmelden. Im Vergleich zur nationalen Marke ist eine Entstehung des Markenschutzes durch Verkehrsnutzung oder notorische Bekanntheit ausgeschlossen. Zur kalkulierten und geplanten Erlangung eines Markenschutzes ist die Anmeldung der EU-Marke ohnehin unausweichlich.
Die Anmeldung wird in Art. 6 UMV geregelt.

Markenanmeldung nach Art 6 UMV.

Der Art. 6 des UMV regelt kurz und knapp den Erwerb der europäischen Marke. Demnach kann der Markenschutz auf europäischer Ebene ausschließlich durch die Eintragung erworben werden.

Die Unionsmarke ist eine reine Registermarke

Anders als eine nationale Marke in Deutschland muss die Unionsmarke angemeldet werden. Die Entstehung des Markenschutzes durch notorische Bekanntheit oder Verkehrsgeltung ist ausgeschlossen. Es ist dennoch möglich, dass eine Marke auf nationaler Ebene dadurch Markenschutz erlangt. Im späteren Verlauf kann der Markenschutz dieser Marke auf die EU ausgeweitet werden, wenn eine Eintragung erfolgt.

Rechtssicherheit durch Markenanmeldung

Unabhängig von der Tatsache, dass die europäische Marke ausschließlich durch Eintragung entsteht, ist die Markenanmeldung der sicherste und kalkulierbare Weg zur Erlangung des Markenschutzes. Unternehmer und Organisationen sollten stets diesen Weg bevorzugen. Daher ist die Pflicht zur Eintragung kein Nachteil gegenüber einer nationalen Marke.

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Absolute Schutzhindernisse

Eine europäische Marke lässt sich nur schützen, wenn keine absoluten Schutzhindernisse die Eintragung verhindern. Das EUIPO prüft das vorliegen dieser Schutzhindernisse automatisch. Die Prüfung erfolgt innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung samt der notwendigen Gebühr. Die Schutzhindernisse behandeln im Detail folgende Kriterien:

Darstellbarkeit (Art. 4, Art. 7 Abs. 1 lit. b) UMV)

Eine EU-Marke muss darstellbar sein, um eingetragen werden zu können. Die Anforderungen des Art. 4 und Art. 7 Abs. 1 lit. b.) UMV sehen vor, dass die EU Marke sich grafisch darstellen lassen muss. Die verwendeten Kennzeichen können entweder aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Symbolen bestehen oder aber durch Linien und Grafiken verkörpert werden. Auch die Form oder Aufmachung von Produkten können als Marke eingetragen werden. Voraussetzung ist, dass sich die Darstellbarkeit dazu eignet, die Marke zu identifizieren und von anderen Marken abzugrenzen. Der EuGH hat zusätzlich festgestellt, dass die Darstellbarkeit eine klare, eindeutige, abgeschlossene, leicht zugängliche, verständliche, dauerhafte und objektive Kennzeichnung erfordert (EuGH, Urt. v. 12.12.2002).

Mangelnde Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. b) UMV)

Ein weiteres wichtiges absolutes Schutzhindernis für eine EU Marke ist die mangelnde Unterscheidungskraft. Während die Darstellbarkeit eine generelle Unterscheidbarkeit erfordert, zielt die Unterscheidungskraft auf die Fähigkeit einer Marke, die eigenen Produkte und Dienstleistungen anhand der Marke von deren anderer Marktteilnehmer unterscheidbar zu machen, ab. Der durchschnittliche und informierte Verbraucher der Zielgruppe der Waren und Dienstleistungen muss somit klar einen Unterschied zwischen den Waren und Dienstleistungen einer Marke und deren einer anderen Marke machen können.
Eine Unionsmarke hat somit eine Unterscheidungskraft, wenn der übliche Verkehr der Waren und Dienstleistungen anhand der verwendeten Zeichen von der Konkurrenz unterscheiden kann. Bemessen wird die Fähigkeit der verwendeten Zeichen anhand des üblichen Umgangs und Verwendung von Zeichen in diesem Personenkreis.

Die Unterscheidungskraft ist besonders dann gegeben, wenn die Marke :

  • Dem Kunden oder Interessenten Informationen über den Verwendungszweck oder Eigenschaften der Marke kommuniziert.
  • Dem Kunden einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beworbenen Waren und Dienstleistungen vermittelt. Dabei ist es erforderlich, dass der deskriptive Charakter einer Marke derart verändert wird, dass Zeichen oder Aussagen durch sprachliche Unregelmäßigkeiten, ironische Verfremdung oder durch das Erfordernis kognitiver Schritte anders als gebräuchlich verwendet werden (EuGH GRUR 2010, 228).

Die Unterscheidungskraft ist somit gegeben, wenn die Unionsmarke eine Sachaussage tätigt, die individualisiert ist, sodass sie über das übliche deskriptive Maß hinausgeht. Sie kann durch die Verwendung von phantasievollen Namen, Kombinationen von Zeichen und Buchstaben oder Wörtern hergestellt werden. Der übliche Sinngehalt der verwendeten Zeichen muss dabei verändert sein.
Die Verwendung von Wörtern und Fachbegriffen, die deskriptiver Natur oder allgemein gebräuchlich sind, können keine Unterscheidungskraft haben. Dabei ist irrelevant, ob sie in deutscher oder einer anderen Sprache verwendet werden. Sie haben deshalb keine Unterscheidungskraft, weil sie nicht geeignet sind, um das Produkt der Marke zu beschreiben, sondern für alle Waren und Dienstleistungen dieser Kategorie verwendet werden könnten. Die Unterscheidungskraft bezeichnet einen genau gegenteiligen Zustand.

Maßstab für die Unterscheidungskraft einer EU Marke

Wie überall im EU-Markenrecht wird auch bei der Unterscheidungskraft der durchschnittliche, informierte und aufmerksame Verbraucher als Maßstab herangeführt. Sollten Sie Ihre europäische Marke im B2B-Bereich anmelden, während sich Ihr Angebot an fachkundige Interessenten richtet, so wird die erforderliche Fachkenntnis als Standard verwendet. Verwendet Ihre Marke beispielsweise einen Fachbegriff, der einem durchschnittlichen Verbraucher nicht geläufig ist und daher für diesen eine gewisse Unterscheidungskraft trägt, ist diese von gesetzlicher Seite dennoch nicht gegeben.
Für die angesprochene Zielgruppe hätte die Marke dennoch keine Unterscheidungskraft.

Schwierig wird dies, wenn die europäische Marke aus mehreren Elementen zusammengesetzt wird, von denen einzelne Bestandteile einen deskriptiven Charakter haben, kommt es auf die Wirkung der Gesamtheit der Marke an (EuGH, Urteil vom 16.09.2014, Az. C-329/02).

Bei dem kombinierten Markenformat einer Wort-/Bildmarke ist die Unterscheidungskraft großzügiger gestaltet. Durch die grafischen Bestandteile der Marke ist die Eigentümlichkeit leichter gegeben. Allerdings kann die Allgemeinheit des Wortteils der Marke durch einen besonders eigentümlichen grafischen Teil aufgehoben werden. Anders herum muss ein geläufiger grafischer Bestandteil durch eine originelle Wortfindung aufgehoben werden.

Beispiele für die Unterscheidungskraft einer EU Marke

Einige Beispielfälle aus der markenrechtlichen Praxis sollten die gegebene und mangelnde Unterscheidungskraft der unterschiedlichen Markentypen das Konzept verdeutlichen:

Wortmarken: Eine Wortmarke ist generell dann unterscheidungskräftig, wenn der vordergründig verwendete Inhalt alleinstehend nicht den Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann, für welche die Marke angemeldet wurde. Der angesprochene Verkehrskreis darf den Begriff nicht als gängigen deutschen oder fremdsprachigen Begriff betrachten, der üblicherweise als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel interpretiert wird. Ein mehrdeutiger Begriff alleine verkörpert keine Unterscheidungskraft. Sollte bereits ein Teil der Marke für die Dienstleistung oder Ware beschreibend sein, mangelt es an Unterscheidungskraft. Eine spielerische Verwendung von Wörtern, die zweckentfremdet verwendet werden, können eine Unterscheidungskraft haben. So konnte „Herbal Life“ als europäische Marke angemeldet werden. Die einzelnen Elemente der Wortmarke hätten keine Unterscheidungskraft gehabt, während die Kombination diesen Zustand beseitigt.

Deskriptive Begriffe: Beschreibende Begriffe sind generell von der Markenanmeldung ausgeschlossen. Sie bieten von Natur aus keine Unterscheidungskraft, da sie den Zweck erfüllen, Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Wird ein beschreibender Begriff allerdings zweckentfremdet und für die Marke einer Ware oder Dienstleistung verwendet, die sich dadurch nicht beschreiben lässt, ist eine EU-Markenanmeldung denkbar. Ein namhaftes Beispiel ist „Apple“. Generell hat der Begriff keine Unterscheidungskraft, wenn es um Äpfel geht. In Hinsicht auf Computer allerdings schon.

Werbeslogans: Einfallsreiche Werbeslogans haben generell eine hohe Unterscheidungskraft. Auch wenn ihre Elemente allgemeine sprachliche Verwendungen sind, haben sie in der Kombination ein hohes Maß an Eigentümlichkeit. Dabei werden kürzere Slogans eher als europäische Marke eintragbar sein, als längere Slogans, welche die Produkte und Dienstleistungen beschreiben. Es wird vermutet, dass ein längerer Werbetext nicht als Slogan eingeschätzt werden kann. Der Werbeslogan darf außerdem keine beschreibende Komponente haben, auch wenn er insgesamt kurz ausfällt. Ein positives Beispiel für einen als europäische Marke eingetragenen Werbeslogan ist „Vorsprung durch Technik“ (EUGH Rs. C-398/08 P, GRUR 2010, 228).

Domains: Domains eignen sich generell nicht als Unionsmarke. Ihnen fehlt es an Unterscheidungskraft, obwohl jede Domain einzigartig und eigentümlich ist.
Zahlen- und Buchstaben
Laut Art. 4 UMV sind Zahlen und Buchstaben als Marken eintragungsfähig. Dabei müssen sie in der Lage sein, die Waren und Produkte eines Unternehmens von denen eines anderen unterscheidbar zu machen. Problematisch könnte die Verwendung dann werden, wenn die Zahlen oder Buchstaben die Waren oder Dienstleistungen der Marke beschreiben könnten, bzw. einen Bedeutungsgehalt haben. Die Zahl „1“ konnte als Markenname für Zigaretten geschützt werden, da sie keinen Bedeutungsgehalt hat. Hätte der Inhalt der Zigarettenpackung aus 21 Zigaretten bestanden und hätte die Marke „21“ heißen sollen, wäre ein Bedeutungsgehalt gegeben und die Eintragungsfähigkeit als EU-Marke nicht vorhanden.

Farben, Buchstaben und Sonderzeichen: Bei der Verwendung von Farben, Buchstaben und Sonderzeichen greifen dieselben Regeln wie bei Zahlen und Buchstaben aus dem obigen Absatz. Es fehlt hierbei an Unterscheidungskraft, wenn die Zeichen in einer Kombination verwendet werden, die für die angesprochene Verkehrsgruppe einen Sinngehalt hat.
Einzelne Buchstaben haben es generell schwer als europäische eingetragen zu werden. Ausgeschlossen sind sie von der EU-Markeneintragung, wenn Sie als Abkürzung für die dahinterstehenden Marken und Dienstleistungen stehen.
Eine Buchstabenkombination darf von der angesprochenen Zielgruppe nicht mit einem Sinngehalt verstanden werden.
Farben können ebenfalls als europäische Marken angemeldet werden. Damit eine Farbe als Marke eine Unterscheidungskraft hat, darf die Zielgruppe die Farbe nicht erst in Kombination mit der Wortmarke mit dem Unternehmen in Verbindung bringen. Alleine die Farbe muss derart distinktiv sein, dass Kunden anhand der Farbe auf das Unternehmen schließen können, damit sie eine Unterscheidungskraft hat. Es gibt eine Reihe von Farben, die erfolgreich als EU-Marke eingetragen werden konnten. Beispielsweise das Kanariengelb der „Post-It“-Klebezettel (UM 000655019) oder die Farbkombination Blau, Violet und Rot als Marke von BMW (UM 002467876).

Nicht einprägsame Namen: Namen von Wortmarken müssen einprägsam sein, damit sie eine Unterscheidungskraft haben und eintragungsfähig sind. Die angesprochene Zielgruppe muss anhand des Markennamens eine Verbindung mit dem Unternehmen oder den Waren oder Dienstleistungen herstellen können.

Namen realer oder fiktiver Personen: Echte Namen können unter Umständen als EU-Marke eingetragen werden. Erfolgreich wurde die Marke „Nichols“ eingetragen. Wird der Name einer Person regelmäßig mit einer bestimmten Waren- oder Dienstleistungsgruppe in Verbindung gebracht, fehlt es an Unterscheidungskraft.

Prominente Namen: Prominente Namen können nur in seltenen Fällen als Marke eingetragen werden, außer von der Person selbst. Ansonsten besitzen sie dann keine Unterscheidungskraft, wenn sie auf eine bestimmte Warenkategorie schließen lassen. Wird der Name aus rein dekorativen Gründen verwendet, besteht ebenfalls keine Unterscheidungskraft.

Produktformate (Formenmarken): Eine besondere Markenform sind die Formenmarken (Art. 7 Abs. 1 lit.e)UMV). Bestimmte Produktformen lassen sich als Marke dann eintragen, wenn sie Unterscheidungskraft haben. Im Fall der Formenmarke darf die Form der Ware nicht üblich sein oder in Verbindung mit einem bestimmten Ereignis stehen.

Wort-Bildmarke: Bei einer Word-Bildmarke existiert ein gewisser Spielraum zur Herstellung einer Unterscheidungskraft. Da die Wort-Bildmarke auf grafische Elemente angewiesen ist, können diese dazu verwendet werden, einen sonst deskriptiven und wenig unterscheidungskräftigen Begriff eine Unterscheidungskraft zuzuspielen. Umso allgemeiner der Begriff der Wortmarke ist, umso unterscheidungskräftiger muss der grafische Teil sein, um eine Unterscheidungskraft herzustellen.

Freihaltebedürfnis (Art. 7 Abs. 1 lit. c)UMV)

Das Freihaltebedürfnis ist ein ebenso wichtiges und relevantes absolutes Schutzhindernis für eine Unionsmarke. Ist ein Begriff einer Wortmarke derart allgemein oder deskriptiv gestaltet, dass er wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen zu schreiben in der Lage ist, unterliegt er in der Regel einem Freihaltebedürfnis. Das gilt insbesondere dann, wenn die Bezeichnung die Art, Menge oder Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen beschreibt. Selbes gilt für Bezeichnungen, welche die Zeit, Ort oder Methode der betrieblichen Herstellung der Ware beschreiben könnte.
Der Hintergedanke des Freihaltebedürfnis ist, dass die Allgemeinheit bzw. die Branche ein Bedürfnis an der freien Verwendung dieser allgemeinen Begriffe hat. Damit muss allerdings ein Zusammenhang zwischen dem Freihaltebedürfnis und der entsprechenden Marke existieren.
So könnte ein deskriptiver Begriff für eine Waren- oder Dienstleistungsklasse in einem anderen Zusammenhang verwendet werden. Dafür darf es keine direkte Beziehung zu den Waren, welche der allgemeine Begriff beschreibt, und denen, für welche die Marke angemeldet werden sollte, geben.
Es gibt jedoch Situationen, in denen trotz Freihaltebedürfnis eine Markeneintragung als Unionsmarke möglich ist. Dafür muss eine der folgenden Konstruktionen gegeben sein.

Abwandlung

Unterliegt der Begriff aufgrund seiner deskriptiven Natur einem Freihaltebedürfnis, so kann er abgewandelt werden. Durch die phantasievolle Abwandlung kann dem Begriff ein eigentümlicher Charakter verschaffen werden. Dabei kommt es darauf an, dass der deskriptive Charakter des Begriffes bestmöglich aufgehoben wird. Er darf nur noch durch gedankliche Schritte erahnt werden.
Eine häufige Vorgehensweise ist die Verwendung eines fremdsprachigen Begriffes. Im Falle der europäischen Marke sollte beachtet werden, dass der Begriff für ein internationales Publikum dadurch nicht zwangsläufig seinen deskriptiven Charakter verliert.
Anders wäre das beim Gebrauch eines fremdsprachigen Begriffes, dessen sprachliche Herkunft außerhalb der EU liegt, etwa bei der Verwendung eines japanischen Namens oder chinesischen Schriftzeichen.
Die beschreibende Wirkung wird dann aufgehoben, wenn die angesprochene Zielgruppe aufgrund des fremdsprachigen Begriffes die hinter der Marke stehenden Waren- und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen unterscheiden und zuordnen kann.
Ein weiterer erfolgsversprechender Ansatz wäre das Vertauschen einzelner Buchstaben innerhalb des Begriffes. Der ursprüngliche Charakter des Begriffes muss aber derart vorliegen, dass eine Abwandlung klar erkennbar ist.

Kombination

Wenn ein zu verwendender Begriff einen hohen Bekanntheitsgrad vorweist, kann das Freihaltebedürfnis erlöschen. Bei manchen Begriffen ist die Bekanntheit so hoch, dass die ursprüngliche Bedeutung überragt wird. So ist der Begriff „Selters“ beispielsweise eine geografische Angabe, anstatt einem Mineralwasser. Dennoch ist die Bekanntheit des Begriffes bereits so hoch, dass eine Eintragung möglich wird.

Beispiele aus der Praxis

  • Beschaffenheitsangaben: Sie können als EU-Marke eingetragen werden, wenn sie derart kombiniert werden, dass sie nicht mehr eindeutig als deskriptive Begriffe der dahinterstehenden Waren und Dienstleistungen erkenntlich sind. Phantasievolle Abwandlungen oder originelle Kombinationen sind dafür geeignet. Eine erfolgreiche Eintragung einer Beschaffenheitsangabe als EU-Marke ist „Baby Dry“ von Procter und Gable (EuGH, Rs. C-383/99) für Windeln. Es mangelt an der Beschreibungsfähigkeit. Ebenso konnte „Kaleido“ als Kaleidoskop sowie „Schorli“ als Schorle eintragen werden.
  • Namen und Bilder bekannter Personen: Namen und Bilder bekannter Personen können als Marke trotz Freihaltebedürfnis eingetragen werden, wenn die Waren keinen Bezug zur Person haben.
  • Geographische Angaben: Geographische Angaben können als Marke eingetragen werden, wenn der Bekanntheitsgrad des Begriffes als Marke die Bekanntheit des Ortes übersteigt.

Gattungsbezeichnung und übliche Bezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 lit. d) UMV)

Gattungsbezeichnungen sind Begriffe, die gesamte Waren- oder Dienstleistungskategorien beschreiben. Sie unterliegen generell dem Freihaltebedürfnis und können nicht als Unionsmarken eingetragen werden. Beispielhafte Gattungsbezeichnungen wären beispielsweise „Erfrischungsgetränk“ oder „Anlageberatung“.

Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten (Art. 7 Abs. 1 lit. f) UMV)

Als Unionsmarke von der Eintragung ausgeschlossen sind jegliche Markennamen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten verstoßen könnten. Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung unterliegt keiner Sichtweise, sondern geht etwa mit Intoleranz, Rassismus oder Gewaltaufrufen einher. Als Maßstab für die guten Sitten zählt das normale Empfinden der angesprochenen Zielgruppe.

Täuschender Markenname (Art 7 Abs. 1 lit. g) UMV)

Ein Markenname kann als täuschend empfunden werden, wenn er dazu in der Lage ist, die angesprochene Zielgruppe über die geografische oder betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen oder Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen zu täuschen. So dürfte beispielsweise eine EU-Marke für Rotwein nicht als „griechischer Wein“ angemeldet werden, wenn das Produkt nicht tatsächlich aus Griechenland stammt.

Pariser Verbandsübereinkunft (Art 7 Abs. 1 lit. h) UMV)

Die Pariser Verbandsübereinkunft wurde als internationale Abmachung zum Gewerbeschutz zahlreicher Staaten der ganzen Welt getroffen. Aus diesen oder anderen internationalen Abkommen können sich gesonderte absolute Eintragungshindernisse für Ihre EU-Marke ergeben. Wir überprüfen das Vorliegen besonderer Eintragungshindernisse und bringen Ihre EU-Markenanmeldung für Sie auf den sicheren Weg.

Staatliche oder amtliche Zeichen (Art 7 Abs. 1 lit. i) UMV)

Die Verwendung von Hoheitszeichen oder staatlichen Prüf- und Gewährzeichen ist für die Anmeldung einer EU-Marke ein absolutes Eintragungshindernis. Staatliche Flaggen oder Wappen können dabei ebenso wenig verwendet werden, wie offizielle Prüfzeichen („TÜV“ oder „Stiftung Warentest“).

Sonstige absolute Schutzhindernisse (Art 7 Abs. 1 lit. j – m) UMV)

Das EU-Markenrecht ist etwas umfangreicher als dessen Umsetzung in nationale Markengesetze. Daher ergeben sich noch einzelne absolute Schutzhindernisse, die hauptsächlich im überregionalen und europäischen Kontext eine Rolle spielen. Bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer europäischen Marke müssen die folgenden Schutzhindernisse beachtet werden.

Zurückweisung wegen Ursprungs- oder geografischer Angaben

Waren oder Dienstleistungen können nicht unter einem Markennamen angemeldet werden, welcher der angesprochenen Zielgruppe zu vermitteln versucht, dass die Waren und Dienstleistungen einen anderen geografischen Ursprung hätten, als sie tatsächlich haben.

Traditionelle Bezeichnungen für Weine

Im europäischen Raum gibt es zahlreiche Bezeichnungen traditioneller Weine, die als Kulturgut geschätzt werden. Das EU-Markenrecht schützt daher diese traditionellen Bezeichnungen in besonderer Weise. Art. 7 Abs. 1 lit k.) UMV umfasst das Verbot der Verwendung solcher Bezeichnungen, auch wenn die Art der Herstellung oder die geografische Herkunft die Bezeichnung rechtfertigen würden. So konnte „Cannellino“ nicht von einem Winzer als EU-Marke angemeldet werden, da dies eine traditionelle Bezeichnung für einen bestimmten Frascati-Wein darstellt.

Traditionelle Spezialitäten

Art. 7 Abs. 1 lit l) UMV schützt nach dem selben Prinzip die Bezeichnung traditioneller Speisen aus dem EU-Raum und verhindert deren Eintragung als EU Marke. Der Serrano-Schicken konnte somit nicht als Unionsmarke eingetragen werden.

Sortenbezeichnungen von Pflanzen

Art. 7 Abs. 1 lit. m) UMV verweist auf die Eintragungshindernisse für Markennamen, die Bestandteile älterer und bereits durch das europäische gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO) Namen für Pflanzensorten enthalten.

Bösgläubige Markenanmeldung

Die bösgläubige Markenanmeldung verhindert die Eintragung der Marken des Anmelders als Unionsmarke. Die Bösgläubigkeit wäre in einem Fall gegeben, in denen ein Anmelder mehrere Markennamen als EU-Marke einzutragen versucht, um diese präventiv zu sperren. Eine gängige Praxis ist es, die Namen bestimmter erfolgsversprechender Unternehmen im Voraus zu sperren, um später Lizenzgebühren von diesen Unternehmen zu verlangen. Sollte sich der Verdacht auf eine bösgläubige Markenanmeldung erhärten, wird die Markenanmeldung abgelehnt.
Selbiges gilt, wenn dem Markenanmelder unterstellt werden kann, dass er hätte wissen müssen, dass der Markenname bereits in Benutzung ist.

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Relative Schutzhindernisse

Relative Schutzhindernisse könnten dann bestehen, wenn ältere, bereits eingetragene Unionsmarken sich durch die Eintragung einer jüngeren Marke in ihrem Markenschutz bedroht sehen. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die jüngere EU-Marke ähnlich oder identisch ist, oder aber die ältere EU-Marke einen besonderen Bekanntheitsschutz entfaltet. Das Vorliegen relativer Schutzhindernisse muss vor der Anmeldung geprüft werden, denn das EUIPO prüft sie bei der Eintragung nicht. Sie machen sich im schlimmsten Fall erst dann für einen Markeninhaber bemerkbar, wenn der Inhaber der älteren Marke eine Abmahnung ausspricht oder ein gerichtliches Verfahren anstrebt.
Befindet das Gericht, dass seine Anliegen berechtigt sind, mündet das Verfahren häufig in der Löschung der Europa-Marke sowie hohen Schadensersatzzahlungen. Weiterhin muss das betroffene Unternehmen eine komplette Umstrukturierung seiner Vermarktungsstrategie vornehmen. Um das Vorliegen relativer Schutzhindernisse auszuschließen, bedarf es einer umfangreichen und ausführlichen juristischen Recherche. Dabei kommt es auf die mögliche Bewertung der Sichtweise eines Gerichts an, weshalb unsere erfahrenen Anwalts-Teams ein hervorragender Partner bei diesem Anliegen sind.

Die Prüfung der relativen Schutzhindernisse ergibt sich aus Art. 8 UMV:

Kollision mit identischen Marken (Art. 8 Abs. 1 lit a.) UMV)

Der größte relative Markenschutz entfaltet sich bei der Eintragung einer zweiten identischen EU-Marke. Die Identität ist allerdings erst dann gegeben, wenn sowohl die als Marke eingetragenen Kennzeichen als auch die Waren- und Dienstleistungsklassen übereinstimmen.
Im Detail wird die markenrechtliche Identität so festgestellt:

Identität zweier EUIPO-Marken

Auch bei der Identität zweier Unionsmarken sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese dürfen allerdings nur so ausgestaltet sein, dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher nicht weiter auffallen. In seinen Augen würde es sich weiterhin um zwei identische EU-Marken handeln.
Das begründet sich darin, dass die Identität schon bei geringfügigen Abweichungen nicht mehr gegeben ist. Bei Wortmarken ist eine Übereinstimmung jedes Buchstabens erforderlich. Bei Bild oder Bild-/Wortmarken mangelt es an der Identität, wenn andere Formen, Kennzeichen oder Farben verwendet wurden. Selbst zwei ansonsten übereinstimmende Logos wären nicht identisch, wenn sie mit unterschiedlichen Farben ausgestaltet wurden.
Die Identität ist auch ausgeschlossen, wenn bei zwei Marken unterschiedlicher Markenformen, wie einer Wortmarke, deren Wortgehalt in einer Wort-/Bildmarke wiederzufinden ist. Simplere Marken, die aus mehreren Begriffen bestehen, weisen keine Identität auf, wenn die eine Marke einen Teil der anderen Marke sowie weitere Begriffe enthält.

Identität der Gattungsbegriffe des W-/D-Verzeichnisses

Damit die Identität vorliegt, müssen nicht nur die Kennzeichen der Marke überstimmen. Zusätzlich muss der Gattungsbegriff der angemeldeten Nizza-Klassen derselbe sein. Wurde beispielsweise eine EU-Marke zur Nizza-Klasse „Web-Dienstleistungen“ angemeldet, ist die Identität erst dann gegeben, wenn das zweite Unternehmen eine Marke mit identischen Kennzeichen für eine Dienstleistung wie „Webseiten-Pflege“ anmeldet.

Verwechslungsschutz (Art. 8 Abs. 1 lit. b) UMV)

Der Verwechslungsschutz dient dem Markenschutz einer eingetragenen Unionsmarke, indem er die Eintragung von Marken verhindert, die eine Verwechslungsgefahr für das angesprochene Publikum erzeugen.
Bemerkenswert ist dabei, dass keine konkrete Verwechslung stattgefunden haben muss. Die schwebende Gefahr reicht dafür aus, dass der Verwechslungsschutz greift. Der Schutz erstreckt sich hauptsächlich auf den Vergleich beider Unionsmarken.
Die genauen Marketing-Techniken, etwa die Verpackung der Ware oder die Darstellung im Ladengeschäft, sind für den Verwechslungsschutz irrelevant.
Die Verwechslungsgefahr wird aus den Augen der angesprochenen Zielgruppe bewertet. Wenn der durchschnittliche, informierte und sachkundige Verbraucher beide Marken verwechseln könnte, ist diese gegeben. Letztendlich muss diese Bewertung bei einer Rechtskollision im Rahmen eines gerichtlichen Verfahren erörtert werden. Dabei würde das Gericht entscheiden, ob der angesprochene Verkehrskreis in beiden Marken eine Ähnlichkeit sieht oder nicht.

Die Verwechslungsgefahr

Damit ein Verwechslungsschutz notwendig ist, muss zuerst die Verwechslungsgefahr bestehen. Juristisch wird dabei zwischen zwei Formen der Verwechslungsgefahr unterschieden: Die unmittelbare und die mittelbare Verwechslungsgefahr.
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, wenn die Ähnlichkeit beider Marken dazu führen könnte, dass die Zielgruppe die angebotenen Waren und Dienstleistungen verwechselt. Wenn das dazu führen könnte, dass der angesprochene Personenkreis aus Versehen die Leistungen des anderen Anbieters bezieht, ist die Ähnlichkeit der Marken in jedem Fall gegeben.
Eine mittelbare Gefahr der Verwechslung ist gegeben, wenn die angesprochene Zielgruppe annehmen könnte, dass die Produkte hinter beiden Marken aus demselben Unternehmen stammen. Ein gängiges Beispiel für das Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist bei der Verwendung von Serienmarken. Verwendet der Markenanmelder eine Marke, die den Eindruck erwecken könnte, sie wäre Teil einer Serie aus dem Unternehmen des älteren Markeninhabers, besteht Verwechslungsgefahr.
Dieser Zustand wäre etwa gegeben, wenn eine „McDanish“ als europäische Marke angemeldet werden soll. Bei den meisten Verbrauchern würde dies den Eindruck einer Verbindung zu McDonalds entwickeln. Was allerdings nicht für eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausreicht, ist das Hervorrufen eine Assoziation beim Kunden.

Die Verwechslungsgefahr ist von drei Kriterien abhängig:

  • Die Zeichenähnlichkeit
  • Die Produktähnlichkeit
  • Die Kennzeichnungskraft

Das logische Konstrukt hinter der Verwechslungsgefahr ist ein flexibles System. Sollte ein Kriterium besonders stark ausgeprägt sein, würde das ein anderes, schwaches Kriterium aufheben. Ist die Zeichenähnlichkeit beinahe identisch, während die Waren und Dienstleistungen der Markeninhaber enorm unterschiedlich sind, würde dennoch eine Verwechslungsgefahr bestehen. Letztendlich obliegt diese Entscheidung dem Gericht.
Die drei Kriterien sind wie folgt definiert:

Zeichenähnlichkeit

Die Zeichenähnlichkeit ist abhängig von der Art der Markenform. Typische Beispiele für die Zeichenähnlichkeit sind folgende:

  • Klangwirkung: Bei der Klangwirkung kommt es auf kennzeichnende Klänge an, durch die eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken besteht. Bei einer EU-Marke kann bereits eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn die Marke in einer bestimmten EU-Sprache ähnlich klingt, wie in einer anderen. Auch wenn dadurch nur in Teilen der EU eine Verwechslungsgefahr besteht, greift der Verwechslungsschutz aus Art. 8 Abs. 1 lit. b) UMV. So wurde beispielsweise die Eintragung von „Loints“ verhindert, da die Marke „Llodyd´s“ bereits eingetragen war (EUGH Rs. C-383/99P, Lloyd/Klijsen). Ähnlich verhielt es sich bei Crunchips und ran Chips, Rebella und Sembella oder Ferromix und Ferromax. Keine Zeichenähnlichkeit aufgrund der Klangwirkung wurde bei Panini und Granini oder Goldstück und Goldsteig festgestellt.
  • Bildwirkung: Die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Bildwirkung kann sowohl bei Wortmarken als auch bei Bildmarken vorhanden sein. Bei einer Wortmarke wird die Zeichenähnlichkeit hauptsächlich durch das Schriftbild hergestellt. So wurde beispielsweise befunden, dass die Marken Marc und Mars sowie Bion und Biox oder Tengo und Tango eine Ähnlichkeit aufgrund des Schriftbildes aufweisen. Bei einer Bildmarke kommt es auf die Ähnlichkeit der verwendeten grafischen Elemente an. Die Bildwirkung kann auch bei Formen- oder Positionsmarken zu optischer Ähnlichkeit führen.
  • Sinngehalt: Der Sinngehalt zweier Marken ist dann relevant, wenn die Bedeutung der Marken eine Ähnlichkeit aufweist. Beispielsweise bei Jägermeister und Jägerfürst oder Playboy und Playmen. Die Verwechslungsgefahr aufgrund des Sinngehaltes wurde beispielsweise bei einem Rechtsstreit zwischen SKY und SKYPE verneint. Ein abweichender Sinngehalt kann die Verwechslung aufgrund der Bild- oder Klangwirkung entschärfen. Sollte aufgrund einer der ersten beiden Zeichenähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr bestehen, könnte ein abweichender Sinngehalt die Verwechslungsgefahr zerstören.

Produktähnlichkeit

Eine Produktähnlichkeit kann sich aufgrund mehrerer Faktoren ergeben. Diese sind unter anderem:

  • Die Art der Waren und Dienstleistungen
  • Der Verwendungszweck
  • Die Nutzung
  • Die Eigenschaft zu konkurrieren oder sich zu ergänzen (bei Angebot an denselben Verkaufslokalitäten)

Die Produktähnlichkeit könnte beispielsweise bei einem Skateboard und einem Snakeboard vorliegen, ebenso wie bei Rollschuhen und Rollerblades. Vor dem europäischen Gerichtshof hingegen wurde die Produktähnlichkeit von Fahrrädern und Autos verneint.

Kennzeichnungskraft

Das dritte Kriterium der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der ähnlichen Zeichen. Die Ähnlichkeit der Zeichen zweier Marken kann von geringere Bedeutung sein, wenn die Kennzeichnungskraft dieser Zeichen nur gering ist. Sie tragen keinen erheblichen Teil zur Unterscheidungskraft der EU-Marke bei.
Zeichen mit starker Kennzeichnungskraft beispielsweise bewirken eine starke Unterscheidungskraft. Sie sind für die Marke bekannt oder besonders eigentümlich.
So würde beispielsweise bei einer neu anzumeldenden europäischen Marke, die einen ähnlichen Haken wie den des Nike Logos verwendet, eine starke Kennzeichnungskraft und damit eine hohe Verwechslungsgefahr erzeugen. Würde eine Marke hingegen nur die Schriftart verwenden, die für Nike typisch ist, wäre keine Kennzeichnungskraft vorhanden. Dabei wird angenommen, dass dieses Symbol von Nike als Wort-Bildmarke angemeldet ist.

Juristisch wird zwischen schwacher, normaler und starker Kennzeichnungskraft von Marken unterschieden.
Mit fortschreitenden Alter der Marke steigt die Kennzeichnungskraft. Selbes gilt bei intensiver Bewerbung und sonstigen Mittel zur Steigerung des Bekanntheitsgrads.
Die Verwendung ähnlicher Kennzeichen durch andere Marken schwächt die Kennzeichnungskraft.

Stellt nun die Unterscheidungskraft einer Marke lediglich auf ein Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft ab, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn es ein ähnliches Zeichen in einer anderen Marke gibt.

Zusammengesetzte Marken

Zahlreiche Wort- oder Wort-/Bildmarken bestehen aus mehreren zusammengesetzten Begriffen. Die Kombination mit weiteren grafischen oder physischen Elementen ist dabei ebenfalls denkbar. Ein Beispiel wäre das bereits erwähnte Nike-Symbol mit Haken.
Für die Bewertung der Verwechslungsgefahr wird der Gesamteindruck der Marke bewertet. Einzelne Elemente könnten allerdings durch ihre starke Kennzeichnungskraft prägend für den Gesamteindruck der Marke sein.
Bei den gängigen Markentypen wären die folgenden Beispiele angebracht:

Wortmarke: Bei einer Wortmarke ist das ungewöhnliche Element häufig verantwortlich für die Kennzeichnungskraft. Daher ist es auch prägend für den Gesamteindruck.
Wort-Bildmarke: Bei Wort-Bildmarken ist in der Regel der das Zeichenelement für den Gesamteindruck verantwortlich.
Wort-3D-Marke: Bei einer Wort-3D-Marke ist der prägende Teil die Form des Produktes. Werden zwei Marken dieser Art auf die Verwechslungsgefahr geprüft, so wird der schriftliche Teil außer Acht gelassen.
Einzelbuchstaben: Besteht eine Marke aus Einzelbuchstaben, so ist für die Verwechslungsgefahr der grafische Eindruck relevant.

Bekanntheitsschutz

Der Bekanntheitsschutz ist ein relatives Schutzhindernis, welches besonders namhafte und erfolgreiche EU-Marken vor der Rufausbeutung, Rufgefährdung und Verwässerung schützt. Damit er von Relevanz wird, bedarf es keiner Identität der Waren und Dienstleistungen, für welche die schützenswerte Unionsmarke angemeldet ist. Es reicht alleine eine Ähnlichkeit oder Identität auf Markenebene aus. Die Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz ist eine große Reichweite von überdurchschnittlichem Maß. Ein bedeutender Personenteil der angesprochenen Zielgruppe muss Kenntnis von der Marke haben.

Die Gleichheit der Marken bei nicht identischen Produkten und Bekanntheit

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Bekanntheitsschutz greift.

Identität oder Ähnlichkeit zweier Marken

Die beiden Marken müssen identisch oder ähnlich sein. In diesem Fall bezieht sich die Identität rein auf die Marke und schließt die angemeldete W-/D-Klassen aus. Die Ähnlichkeit beim Bekanntheitsschutz ist bereits gegeben, wenn der angesprochene Verkehrskreis eine Assoziation zu der älteren Marke herstellt.

Unähnliche Produkte

Die unter der Marke angemeldeten Produkte dürfen nicht ähnlich sein. Wäre dies der Fall, dann würde bereits der Ähnlichkeitsschutz aus Art. 8 Abs. 1 lit. b) UMV greifen.

Bekanntheit

Der Bekanntheitsschutz erfordert letztendlich die Bekanntheit der Marke. Der EUGH hat befunden, dass eine Bekanntheit angenommen werden kann, wenn ein überragender Teil des angesprochenen Personenkreises Kenntnis von der Marke hat. Es wird dabei von einer 30%-Grenze ausgegangen, die die Marke kennen müssen.

Eingriff in das Markenrecht

Sind alle drei Prüfungskriterien des Bekanntheitsschutzes, die Ähnlichkeit oder Identität, die Unähnlichkeit der Produkte und die Bekanntheit, gegeben, bedarf es eines Eingriffs in das Markenrecht des Inhabers der älteren Marke.

Dabei kommt es auf die Art und Weise der Kollision zwischen der Bekanntheit und der jüngeren Marke an.
Der europäische Gerichtshof hat bisher drei Eingriffsfälle herausgebildet:

  • Ausnutzung von Wertschätzung und Unterscheidungskraft (Trittbrettfahren): Eine Markenrechtsverletzung kann vorliegen, wenn der Anmelder einer jüngeren Marke mit der Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke den Ruf, das Ansehen oder die Anziehungskraft einer eingetragenen, älteren und etablierten Marke ausnutzen. Die Ausnutzung besteht dabei in der unbefugten Nutzung des Markenrechts ohne wirtschaftliche oder finanzielle Gegenleistung. Es werden die wirtschaftlichen und finanziellen Anstrengungen des Inhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Ansehens und Bekanntheit der Marke für eigene Zwecke genutzt (EUGH GRUR 2009, 758 Rdnr. 49 – L´Oreal/Bellure).
  • Beeinträchtigung der Wertschätzung (Herabsetzung): Das Ansehen und die Sogkraft der Marke werden vermindert.
  • Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung): Durch übermäßige Benutzung wird die Identität der Marke geschädigt und die Wahrnehmung beim Publikum verändert.

Rechtfertigung des Eingriffs in das EU-Markenrecht

Der Bekanntheitsschutz greift letztendlich nur, wenn keine Rechtfertigung für den Eingriff in das EU-Markenrecht vorliegt. Insbesondere folgende Anlässe können den Eingriff rechtfertigen.

  • Ausübung von Grundrechten: Sollte ein Eingriff in das Markenrecht im Rahmen der Ausübung von Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit geschehen, kann der Eingriff gerechtfertigt sein.
  • Informationsinteresse der Allgemeinheit: Es könnte ein Informationsinteresse der Allgemeinheit vorliegen, welches ein Eingriff rechtfertigt (EUGH, Rs. C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora).
  • Schranken der Art. 13 bis 15 UMV.
  • Markennutzung vor Eintritt des Markenschutzes: Es könnte sei, dass eine jüngere Marke bereits benutzt wurde, bevor ihr Markenschutz begonnen hat. Dabei muss geprüft werden, ob die Verkehrsdurchsetzung und der Ruf der Marke bereits vorhanden sind, eine Ähnlichkeit zwischen den Produkten der älteren und jüngeren Marke besteht und die Markennutzung der Marke wirtschaftlich Relevant für das Unternehmen ist. (EUGH Rs. C. 65/12, GRUR, 2014, 280 Red Bull / Bulldog).
  • Unlauterkeit: Die Rechtfertigung aus Unlauterkeit könnte gegeben sein, wenn der Eingriff in das Markenrecht nur geringfügig ist.

Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

Bei zwei identischen oder ähnlichen Marken kann ein Bekanntheitsschutz vorliegen, auch wenn sie in unterschiedlichen W-/D-Klassen angemeldet wurden. Dazu muss die ältere Marke bei der Zielgruppe eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Bringt die Marke an sich schon eine hohe Werbekraft mit sich, so entfaltet sich ihr Markenschutz auch auf branchenfremde Geschäftsbereiche.

Weitere Informationen zu der Problematik der relativen Schutzhindernisse können Sie hier finden.

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Verteidigung Ihrer EU Marke

Haben Sie Grund zur Annahme, dass jemand das Markenrecht Ihrer Unionsmarke verletzt, haben sie das Recht auf die Verteidigung Ihrer Marke. Dies erfordert die Inanspruchnahme eines juristischen Beistandes. Wir prüfen das Vorliegen einer Verletzung, um die nachstehenden rechtlichen Schritte zu ermöglichen.

Markenverletzung der Unionsmarke

Zunächst muss eine Markenrechtsverletzung vorliegen. Bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, sollte eine berechtigte Verletzung ausgeschlossen werden. Keine berechtigte Verletzung liegt vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

  • Es besteht ein Markenrecht: Ihre Marke wurde erfolgreich angemeldet und eingetragen. Innerhalb der Widerspruchsfrist vor der endgültigen Eintragung, gab es keine Einwände.
  • Es liegt ein Eingriff in das Markenrecht vor: Es liegt eine rechtliche Kollision mit Ihrem Markenrecht vor, die im Rahmen eines geschäftlichen Handelns entstanden ist. Inhaltlich gibt es um die Unterscheidung von Produkten und Dienstleistungen.
  • Es gibt keine berechtigten Einreden und Einwendungen gegen das Bestehen Ihres Markenrechts: Es könnte keine Einreden und Einwendungen gegen Ihr Markenrecht geben. Wir müssen ausschließen, dass Ihre EU-Marke nicht verjährt oder verwirkt ist, sie durch mangelnde Benutzung Ihren Markenschutz oder ihre Bestandskraft verloren. Die Existenz eines prioritätsälteren Markenrechts durch den mutmaßlichen Verletzter sollte ebenfalls ausgeschlossen werden.

Der Eingriff in das Markenrecht

Damit ein Eingriff in Ihr Unionsmarkenrecht tatsächlich vorliegt, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein.

Verbotene Nutzungshandlung (Art. 9 Abs. 3 UMV)

Eine verbotene Nutzungshandlung stellt einen klaren Eingriff in Ihr Unionsmarkenrecht dar. Sie kann auf unterschiedliche Weisen vorgenommen werden.

  • Anbringung markenrechtsverletzender Zeichen auf Waren und Verpackungen (Art. 9 Abs. 3 lit b.) UMV)
  • Waren und Dienstleistungen unter Verwendung markenrechtsverletzender Zeichen in den Verkehr bringen (Art. 9 Abs. 3 lit c.) UMV)
  • Unter Verwendung markenrechtsverletzender Zeichen Waren zu im- oder exportieren
  • Markenrechtsverletzende Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung ganz oder teilweise zu verwenden (Art. 9 Abs. 3 lit d.) UMV)
  • Die Benutzung markenrechtsverletzender Zeichen auf Geschäftspapieren oder in Werbung (Art. 9 Abs. 3 lit. e.) UMV).
  • Die Benutzung der EU-Marke in vergleichender Werbung (Art. 9 Abs. 3 lit.) f) UMV)
  • Die Inverkehrbringung von Waren mit markenrechtsverletzenden Zeichen in den wirtschaftlichen Kreislauf der EU aus Drittstaaten. (Art. 9 Abs. 4 UMV)

Wichtig ist, dass die Markenrechtsverletzung im Einzugsgebiet der EU stattgefunden hat.
Des Weiteren sollte die Verletzung im geschäftlichen Verkehr erfolgt sein. Eine Nutzung im Rahmen der Erlangung eines wirtschaftlichen Vorteils würde diese Bedingung erfüllen.
Klassische Beispiele, die eine Markenrechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs aufzeigen, sind Folgende:

  • Das Markenrecht wird im Rahmen einer politischen Diskussion verletzt: Politische Diskussionen können nur selten einen Eingriff in das EU-Markenrecht verursachen.
  • Die Verletzung geschieht im privaten Rahmen: So könnten gefälschte Warenartikel durchaus privat getragen werden.

Grenzen zwischen privaten und gewerblichen Markenrechtsverletzungen

Die Grenze zwischen einer privaten und gewerblichen Verletzung ist nicht immer klar zu ziehen. Wird ein Markenrecht etwa bei einem gelegentlichen Online-Handel, der nicht auf Dauer ausgerichtet ist, verletzt, könnte die Grenze zur gewerblichen Markenrechtsverletzung gegeben sein.

Beeinträchtigung der geschützten Markenfunktion

Die Markenfunktion der europäischen Marke muss beeinträchtigt sein, damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Folgende Funktionsbeeinträchtigungen würden das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung bestätigen:

  • Die Herkunftsfunktion: Eine Verletzung der Herkunftsfunktion ist gegeben, wenn der angesprochene Personenkreis durch die Handlung der anderen Partei nicht mehr in der Lage ist, die betriebliche Herkunft der Waren auseinanderzuhalten. Ihm würde somit suggeriert, dass eine wirtschaftliche Beziehung zwischen den Waren oder Dienstleistungen beider Markeninhaber vorliegt. (EUGH, Rs. C-236/08 – 239/08, GRUR 2010; 445, R. 89 f. – Google France).
  • Die Werbefunktion: Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion liegt vor, wenn die Markennutzung als Werbemittel nach der rechtswidrigen Handlung der verletzenden Partei eingeschränkt ist.
  • Die Investitionsfunktion: Die Funktion als Investitionsmittel einer Marke ist dann eingeschränkt, wenn nach einer Handlung die Kundenbindung mit der Marke erschwert und der Ausbau der Marke als Vermögenswert somit behindert ist (EUGH, Rs. C-323/09. GRUR 2011, 1124 – Interflora).

Rechtliche Maßnahmen gegen die verletzende Partei

An dieser Stelle wissen wir, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, die weitere rechtliche Maßnahmen erfordert. Folgende Maßnahmen können unternommen werden, um gegen die Verletzung vorzugehen.

  • Die Berechtigungsanfrage
  • Die Abmahnung
  • Der vorläufige gerichtliche Rechtsschutz
  • Die Klage

Die Berechtigungsanfrage – Das mildeste Mittel

Die Berechtigungsanfrage eignet sich häufig als ersten Schritt beim Auftreten einer Rechtskollision. Über Ihren Anwalt stellen Sie bei der mutmaßlich rechtsverletzenden Partei einer Berechtigungsanfrage, um nach den Gründen der markenrechtsverletzenden Zeichen zu fragen. Sie ist als milderes Mittel zu verstehen. Dabei ist sie geeignet, einerseits den Konflikt zu entschärfen und ein aufgetretenes Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Andererseits kann sie als strategische Vorbereitung für eine spätere Klage verstanden werden. Ziel der Berechtigungsanfrage ist es auch, das Ausmaß der markenrechtsverletzenden Handlungen zu erfragen.

Die Abmahnung

Gibt es Grund zu der Annahme, dass die Markenrechtsverletzung Ihrer EU-Marke nicht versehentlich, sondern überlegt und mit wirtschaftlicher Absicht vorgenommen wurde, sollte mit der Abmahnung nicht gezögert werden.
Die Abmahnung beinhaltet meistens eine Unterlassungserklärung sowie die Setzung einer Frist zur Beseitigung des markenrechtsverletzenden Umstandes. Gleichzeitig werden die Rechtskosten für das Versenden der Abmahnung bei der verletzenden Partei eingefordert.
Der Inhalt der Abmahnung umfasst eine ausführliche Beschreibung der vorliegenden Rechtskollision. Ist diese rechtlich begründet, kann die Abmahnung effektiv gegen verletzende Parteien eingesetzt werden, um eine Aufhebung des Zustands zu erreichen.
Die Gegenpartei wird gleichzeitig aufgefordert, sich zu erklären und Gründe für die Verletzung des EU-Markenrechts zu nennen.
Ist es gewünscht, wird die Abmahnung verwendet, um die andere Partei zu einer Partnerschaft durch eine Lizenzierung einzuladen.
Häufig werden mit der Abmahnung Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Dafür muss allerdings ein messbarer wirtschaftlicher Schaden durch die Verletzung entstanden sein.

Gerichtliches Vorgehen – Vorläufiger Rechtsschutz

Zeigt die verletzende Partei trotz Berechtigungsanfrage und Abmahnung keine Regung, müssen gerichtliche Schritte eingeleitet werden. So kann das Gericht eine vorläufige Unterlassung der Verwendung der markenrechtsverletzender Zeichen durch eine einstweilige Verfügung erwirken.

Gerichtliches Vorgehen – Die Klage

Sollten alle vorherigen Mittel keine Wirkung gezeigt haben, wird die Gegenpartei verklagt. Diese Option steht Ihnen jedoch schon von Beginn an offen. Folgende Rechtsansprüche können auf dem Klageweg geltend gemacht werden.

  • Der Unterlassunganspruch: Der Unterlassungsanspruch kann vor oder nach der Begehung einer Markenrechtsverletzung geltend gemacht werden. Wir beweisen dafür die notwendige Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr durch den Verwender markenrechtsverletzender Zeichen nach (Art. 9 Abs. 3 UMV)
  • Der Schadensersatzanspruch: Der Schadensersatzanspruch ergibt sich bei der Unionsmarke aus den Regelungen des nationalen Rechtes des Mitgliedsstaates, dem die verletzte Partei, also Sie, angehören. Dies wären somit Art. 14 UMV i.V.m. Art. 102 Abs. 2 UMV, die wiederum auf §§14 Abs. 6 u. 7, 125 b Nr. 2 MarkenG verweisen. Der entstandene Schaden muss samt Rechtsverfolgungskosten ersetzt werden.
  • Der Auskunftsanspruch: Aus einer Markenrechtsverletzung heraus ergibt sich der Anspruch auf Auskunft. Diese umfasst die Herausgabe von Kundenlisten, Marketing-Materialien und sonstigen Unterlagen, die auf den Umfang der Nutzung der markenrechtsverletzenden Zeichen schließen lassen. Für die Bemessung des entstandenen Schadens wird in erster Linie auf diese Unterlagen zurückgegriffen.
  • Der Vernichtungsanspruch: Der Anspruch auf Vernichtung aller Waren und Materialien, welche die Markenrechtsverletzung verkörpern, kann ebenfalls vor Gericht geltend gemacht werden.
  • Die Beschlagnahmung: Es kann eine Beschlagnahmung der entsprechenden Waren durch die lokalen Zollbehörden veranlasst werden.

Lizenzierung der Marke

Dank Ihrer eingetragenen Unionsmarke haben Sie das exklusive Recht zur Vertreibung der an Ihre Marke angehängten Waren und Dienstleistungen. Als Inhaber der europäischen Marke können Sie anderen Unternehmern eine teilhafte und gänzliche Nutzung Ihres Markenrechts gestatten. Sie vergeben den dritten Parteien ein Lizenzrecht – gegen entsprechende Vergütung.
Das Lizenzrecht kann wie folgt ausgestaltet werden:

  • Exklusiv und unbeschränkt: In dieser Form würde dem Lizenznehmer ein exklusives Nutzungsrecht eingeräumt werden.
  • Sachlich begrenzt: Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf bestimmte Waren und Dienstleistungen
  • Räumlich begrenzt: Das Nutzungsrecht wird geografisch eingeschränkt, etwa auf bestimmte Mitgliedsstaaten oder Regionen.
  • Zeitlich begrenzt: Das Nutzungsrecht wird auf bestimmte Dauer vergeben.

Die Details des Lizenzvertrages können aufgrund der Vertragsfreiheit individuell ausgestaltet werden.

Typische Formen der Lizenzierung

Der Lizenzvertrag über eine Unionsmarke räumt dem Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte ein. In der Praxis häufig anzutreffende Lizenzierungsmodelle sind die Folgenden.

  • Merchandising: Diese Form der Lizenzierung räumt anderen Unternehmen die Verwendung bestimmter Markenkennzeichen oder Logos auf den eigenen Produkten. Diese werden dennoch unter eigenem Markennamen vertrieben. Wenn Trikot-Hersteller, wie Nike oder Adidas, Fußballtrikots berühmter Vereine vertreiben, ist das ein klassischer Fall von Merchandising.
  • Franchising: Das Franchising beschreibt ein Lizenzmodell, bei dem die komplette Unternehmensstruktur samt Marke an den Lizenznehmer verliehen wird. Die meisten Fast Food-Restaurants, wie McDonalds oder Subway, arbeiten mit diesem Lizenzmodell.

Markenlizenzen werden alltäglich vergeben

Eine etablierte und anerkannte EU-Marke ist ein Vermögenswert. Die Stellung einer Marke als Asset ergibt sich vor allem durch die Möglichkeit der Lizenzierung. Alleine von der Vergabe der eigenen Markenlizenz zu profitieren, ist ein unternehmerisches Endziel vieler Unternehmen. Namhafte Modehersteller wie Tommy Hilfiger oder Calvin Klein haben mittlerweile Herstellung und Vertrieb der eigenen Markenprodukte vollständig durch Lizenzierung ihrer Marke an Dritte ausgelagert. Das betriebliche Risiko wird minimiert und die Einnahmen passiviert. Herstellerhaftung obliegt in diesem Fall dem Lizenznehmer.

Klassische Bedingungen im Markenlizenzvertrag

Jeder Inhaber einer europäischen Marke kann eine individuell gestaltete Lizenz vergeben.

Eine ausschließliche Lizenz schließt den Markeninhaber selber von der weiteren Nutzung der Markenrechte aus. Die nicht-exklusive Lizenz hingegen räumt dem Lizenznehmer eine vollständige Nutzung der Rechte des Inhabers ein. Die beschränkte Lizenzierung ist sachlich, räumlich oder zeitlich beschränkt. Sie kann entweder das Nutzungsrecht für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Marke regeln oder eine zeitliche oder geografische Beschränkung beinhalten.

Rechte des Lizenznehmers

Die Rechte des Lizenznehmers einer Unionsmarke werden im Lizenzvertrag geregelt. In den meisten Fällen wird die Nutzung des Markenrechts mit oder ohne Beschränkung des Nutzungsumfangs inkludiert. In manchen Fällen wird dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt, selbstständig gegen Markenrechtsverletzungen dritter Parteien vorzugehen. Lizenznehmer einer Unionsmarke haben außerdem das Recht, etwaigen Schadensersatz geltend zu machen (Art. 25 Abs. 4 UMV).

Rechte des Lizenzgebers

Die Rechte des Lizenzgebers ergeben sich aus den individuellen Vertragsgestaltungen. In der Regel wird die Lizenz gegen Zahlung einer Lizenzgebühr vergeben. Die Höhe und qualifizierten Bedingungen der Entrichtung werden ebenfalls im Vertrag erfasst.
Sollte eine Übertretung der eingeräumten Nutzungsrechte durch den Lizenznehmer stattfinden, so bleibt dem Lizenzgeber und Inhaber der Unionsmarke der Klageweg offen (Art. 22 Abs. 3 UMV). Eine typische Überschreitung wäre eine Nutzung über die sachliche Beschränkung des Nutzungsrechts hinaus. Dabei würde der Lizenznehmer auch Produkte der europäischen Marke an Verkaufsstellen vertreiben, die nicht Bestandteil des Lizenzvertrages sind. Eine Schädigung der Marke wäre beispielsweise dann denkbar, wenn durch den Verkauf bei einem Discounter eine Rufschädigung zu erwarten ist.
Eine Verpflichtung zur aktiven Nutzung des Markenrechts ist ebenfalls häufig Vertragsgegenstand. Der Lizenznehmer wird damit zur aktiven Nutzung verpflichtet, sodass die Bekanntheit der Marke fortführend gesteigert wird.

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Erlöschen einer EU Marke

Nach der erfolgreichen Eintragung der Unionsmarke besteht ein zehnjähriger Markenschutz (Art. 52 UMV). Eine EU Marke kann aber jederzeit gelöscht werden.

Verzicht durch den Markeninhaber (Art. 57 UMV)

Als Markeninhaber einer EU-Marke können Sie auf Ihren Markenschutz verzichten. Ein vollständiger oder teilhaftiger Verzicht ist dabei denkbar. Der Verzicht muss schriftlich beim EUIPO erklärt werden.

Keine Verlängerung des Markenschutzes (Art. 53 UMV)

Wer es als Markeninhaber versäumt, nach zehn Jahren den Markenschutz zu verlängern, erwirkt ein automatisches Erlöschen des Markenschutzes. Die Verlängerung muss 6 Monate vor Auslaufen der Frist schriftlich beim EUIPO eingereicht werden. Es fällt eine Verlängerungsgebühr an.

Verfall wegen Nichtnutzung des Markenrechts (Art. 58 UMV)

Der Verfall und die Löschung wegen Nichtnutzung der europäischen Marke kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. So ist einerseits der Verfall wegen Nichtnutzung des Markenrechts innerhalb der EU in einem Zeitraum von fünf Jahren ausreichend, damit das Markenrecht verfällt (Art. 58 Abs. 1 lit. a) UMV).
Der EUGH hat dabei entschieden, dass die Nutzung innerhalb eines Landes der EU ausreichend ist, um den Markenschutz zu erhalten. Auch kann es eine Berechtigung zur Nichtnutzung der Unionsmarke geben.
Möglich ist auch ein Teilverfall des Markenschutzes. Dieses Szenario tritt auf, wenn W-/D-Klassen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, nicht genutzt werden. (Art. 58 Abs. 2 UMV).
Da das Löschverfahren stets mit Kosten verbunden ist, sollte auch deshalb bei der Anmeldung einer EU-Marke mit der angemessenen Sorgfalt bei der Wahl von W-/D-Klassen an den Tag gelegt werden.

Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aus absoluten Schutzhindernissen (Art. 59 UMV)

Die Löschung einer europäischen Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse geschieht vor der endgültigen Eintragung ins Markenregister. Nach der Anmeldung und dem Eingang der Anmeldegebühr beim EUIPO prüft die Behörde das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse automatisch (Art. 7 UMV). Sollten keine Schutzhindernisse vom Amt gefunden werden, können die Inhaber älterer Marken innerhalb einer dreimonatigen Widerrufsfrist auf das Bestehen solcher aufmerksam machen. Eine nachträgliche Nichtigkeit ist denkbar, wenn die Marke gegen die Vorschriften des Art. 7 UMV eingetragen wurde. Die Feststellung einer bösgläubigen Markenanmeldung wäre ebenfalls ein Grund für die Nichtigkeit (Art 59 Abs. 1 lit. b) UMV).
Liegen die absoluten Schutzhindernisse nur für einen Teil der Marke vor, so ist eine Teillöschung des Markenschutzes vorgesehen (Art. 59 Abs. 3 UMV).
Den Nichtigkeitsgründen könnte gegenüberstehen, dass die Unionsmarke bereits durch Verkehrsnutzung eine Unterscheidungskraft erlangt hat (Art. 59 Abs. 2 UMV).
Damit eine spätere Löschung aufgrund absoluter Schutzhindernisse ausgeschlossen werden kann, nehmen wir eine intensive Recherche und Prüfung vor der Anmeldung Ihrer EU-Marke vor.

Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aus relativen Schutzhindernissen (Art. 60 UMV)

Das Vorliegen relativer Schutzhindernisse wird nicht bei der Anmeldung Ihrer Unionsmarke durch das EUIPO überprüft.
Daher kann die Löschung aufgrund relativer Nichtigkeitsgründe nur auf Antrag oder Widerklage heraus getätigt werden (Art. 60 Abs. 1 UMV).
Nach der Anmeldung einer Marke besteht eine dreimonatige Widerrufsfrist, in der Inhaber älterer Marken auf das Bestehen relativer Schutzhindernisse verweigern können. Langfristig ist eine Löschung jedoch auch nach Ablauf dieser Frist denkbar. Sollten die Schutzhindernisse nur für einen Teil des Schutzbereiches der Marke bestehen, so kommt eine Teillöschung in Frage.
Als Gründe für die Löschung der EU Marke können alle Schutzhindernisse aus Art. 8 UMV herangeführt werden.
Die Löschung erfolgt häufig als Folge eines vorhergegangenen Rechtsstreites. In vielen Fällen wird der Löschung eine Klage vorausgehen.
Wir führen vor der Anmeldung Ihrer europäischen Marke eine intensive Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durch, damit keine Gefahr der Löschung Ihrer Marke aufgrund relativer Schutzhindernisse besteht.

Löschung wegen weiteren Gründen aus (Art. 58 Abs. 1 UMV).

Aus Art. 58 Abs. 1 UMV ergeben sich zwei weitere Löschungsgründe:

  • Gebräuchliche Bezeichnung (Art. 58 Abs. 1 lit. b) UMV): Sollte der Markeninhaber seine Unionsmarke nicht genutzt haben, sodass das Kennzeichen der Ware mittlerweile zu einer gebräuchlichen Bezeichnung gereift ist, ist eine nachträglicher Verfall denkbar.
  • Täuschung (Art. 58 Abs. 1 lit. c) UMV): Eine Unionsmarke kann jederzeit gelöscht werden, wenn der Anmelder die angesprochene Zielgruppe über die betriebliche oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen versucht hat.

Das EU Markenregister

Das EU-Markenregister liegt beim EUIPO, das seinen Sitz in Alicante, Spanien hat.

Im EU-Markenregister sind alle relevanten Informationen zu Markenanmeldungen enthalten

Das europäische Markenregister ist online für jede Person einsehbar. Die Webseite des EUIPO stellt den Ausgangspunkt aller Recherche und juristischer Prüfung vor der Anmeldung einer europäischen Marke dar.
Aufgrund der Notwendigkeit einer Recherche vor jeglicher Markeneintragung im EU-Markenregister ist es ein essentieller Bestandteil eines effektiven Markenschutzes.
Alle angemeldeten europäischen Marken, ob sie erfolgreich eingetragen wurden oder nicht, sind mit detaillierten Informationen im Markenregister gelistet.
Als anwaltlicher Beistand für die Anmeldung Ihrer Unionsmarke prüfen wir die bestehenden eingetragenen Marken des EU-Markenregisters genau.
Eine fortlaufende Überprüfung des Markenregisters durch einen Fachanwalt ist für einen effektiven Markenschutz erforderlich.

Der Inhalt des EU-Markenregisters

Das europäische Markenregister enthält folgende Informationen:

  • Alle angemeldeten oder eingetragenen Marken
  • Alle Versuche einer Anmeldung oder Eintragung
  • Die schriftliche, grafische oder akustische Darstellung aller Markenformate
  • Der aktuelle Sachstand in einem laufenden Verfahren, sowie Informationen zu eventuellen Widersprüchen
  • Die Nizza-Klassen, für welche die EU-Marke angemeldet wurde (W-/D-Klassen)
  • Der Inhaber der Unionsmarke
  • Der anwaltliche Vertreter des Inhabers
  • Datum der Anmeldung oder Eintragung
  • Dauer des Markenschutzes
  • Akten- und Registernummer der europäischen Marke

Die Nizza-Klassen

Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft erforderte einen internationalen Standard zum Gewerbeschutz. Im Jahr 1957 wurde deshalb eine internationale Konferenz abgehalten. Das Ergebnis waren die Nizza-Klassen, die der vereinheitlichten Kategorisierung jeglicher Waren- und Dienstleistungen als Ziel hat. Mittlerweile finden alle fünf Jahre größere und jährlich kleinere Aktualisierungen und Erweiterungen der 45 Nizza-Klassen statt. 34 Klassen stehen für Waren und 11 für Dienstleistungen.

Nizza-Klassen dienen der genauen Identifikation von Waren und Dienstleistungen einer Unionsmarke

Die Notwendigkeit der Nizza-Klassen ergibt sich aus dem Bedürfnis der Vergleichbarkeit angebotener Waren und Dienstleistungen im Sinne des Markenschutzes. Der Schutz einer EUIPO-Marke kann sich nur über angemeldete Waren und Dienstleistungen erstrecken. Um die Reichweite des Markenschutzes und mögliche rechtliche Kollisionen feststellen zu können, müssen Waren und Dienstleistungen genau identifizierbar sein.

Momentan gibt es 45 Nizza-Klassen

Es gibt aktuell 45 Nizza-Klassen. Passende Dienstleistungen und Waren derselben Kategorie werden häufig in einer Nizza-Klasse zusammengefasst. Darunter befinden sich 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen.

Nizza-Klassen bei der EU-Markenanmeldung mit enormer Sorgfalt auswählen

Bei der Anmeldung Ihrer europäischen Marke muss ein W-/D-Verzeichnis eingereicht werden. Es gilt sich bedacht für bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen zu entscheiden. Letztendlich entfaltet sich der EU-Markenschutz nur über die angemeldeten Nizza-Klassen. Dabei sollte überlegt werden, welche Waren und Dienstleistungen in der Zukunft vertrieben werden sollen. Werden anstehende Expansionspläne innerhalb der nächsten fünf Jahre umgesetzt, sollten die entsprechenden Nizza-Klassen berücksichtigt werden. Werden bestimmte Leistungen nicht innerhalb dieses Zeitraumes angeboten, verfällt der Markenschutz. Die Teillöschung der EU-Marke kann mit entsprechenden Kosten einhergehen. Mit uns an Ihrer Seite können Sie solchen Konflikten vorbeugen.

Negativbeispiel für eine Anmeldung von Nizza-Klassen

Ein bekanntes Markenschutzproblem, das wegen Eintragungen in falsche Nizza-Klassen entsteht, ergibt sich beim sogenannten „Domain-Squatting“. Dabei werden Domains angemeldet, die aus Tippfehlern berühmter Marken bestehen. So wäre beispielsweise für die Marke „Nivea“, „nuvea.de“ eine geeignete Domain, da diese leicht als Tippfehler direkt im Browser eingegeben wird. Auch Domains, welche die Markenkennzeichen vollständig enthalten, sind denkbar. Etwa bei Nivea-Creme.de, während die originale Domain nivea.de lautet. Die sogenannten Domain Squatter schalten nun Werbung auf der Webseite unter der Domain und verdienen an der Bekanntheit der Marke mit. Hat der Inhaber des Markenrechts nicht zusätzlich Nizza-Klasse 35, „Werbung für Dritte im Internet; Vermietung von Anzeigeflächen im Internet“, angemeldet, so liegt häufig keine Verletzung des Markenrechts vor. Schadensersatzansprüche können so nicht durchgesetzt werden. An diesem Beispiel wird deutlich, wie tief und ausführlich die Recherche und Analyse vor der Erstellung des W-/D-Verzeichnisses geführt werden muss, um einen umfassenden Markenschutz zu gewährleisten.

Teilverfall des EU-Markenschutzes bei ausuferndem W-/D-Verzeichnis

Werden wiederum überflüssige Nizza-Klassen angemeldet, können bei Nichtnutzung Kosten entstehen. Das UMV sieht einen Teilverfall Ihres Unionsmarkenschutzes vor, wenn Sie die eingetragenen Nizza-Klassen nicht in einem Zeitraum von fünf Jahren nutzen. Das umschweifende Anmelden aller erdenklichen Nizza-Klassen führt somit nicht zu einem umfangreichen Markenschutz.

Beispiel ausuferndes W-/D-Verzeichnis

Bei Markenanmeldungen in der EU wird häufig nicht die notwendige Tiefe der Analyse angewandt, wenn es an professionellem Beistand mangelt. Ein Beispiel soll verdeutlichen, weshalb Expertise und Erfahrung notwendig ist, um ein vollständiges W-/D-Verzeichnis zu erstellen.
Angenommen ein erfolgreicher Online-Händler verkauft momentan seine Waren auf Amazon. Um weitere Kunden anzuziehen möchte er einen zusätzlichen Online-Shop auf einer eigenen Webseite erstellen. Bisher ist die Marke seines Unternehmens in den entsprechenden Nizza-Klassen seiner Waren angemeldet.
Da er nun allerdings einen Online-Shop eröffnet, müsste er zusätzlich die Nizza-Klasse 35 für Einzelhandel im Internet anmelden. Ansonsten besteht kein Markenschutz für seine Marke über die Webseite seines eigenen Online-Shops. Ein Konkurrent könnte sich diesen Zustand zu Nutze machen und die Marke für diese Nizza-Klasse anmelden. Wenn keine überragende Bekanntheit der älteren EUIPO-Marke vorliegt, könnte ein Markenrecht mit allen Rechtsfolgen für den Konkurrenten entstanden sein.

Korrektes W-/D-Verzeichnis mit Nizza-Klassen erstellen

Bei der Anmeldung Ihrer Gemeinschaftsmarke muss das W-/D-Verzeichnis mit eingereicht werden. Es gibt insgesamt 45 Nizza-Klassen, die wiederum dutzende einzelne Dienstleistungen führen. Es bedarf eines umfassenden Überblicks über die Eintragungsmöglichkeiten, um alle notwendigen Nizza-Klassen auszuwählen, die für einen rechtssicheren Markenschutz notwendig sind. Im europäischen Markenregister sind ca. 70.000 unterschiedliche Begriffe für Waren und Dienstleistungen enthalten, die sich auf 45 Nizza-Klassen verteilen.
In der Grundgebühr der Anmeldung Ihrer europäischen Marke ist die Anmeldung einer Nizza-Klasse enthalten. Für die Anmeldung jeder weiteren Klasse entstehen zusätzliche Kosten. Ohne einen erfahrenen Fachanwalt ist das Risiko für eine fehlerhafte Anmeldung hoch.

Klassenübergreifende W-/D-Verzeichnisse

Eine Ausnahmeregelung bei Nizza-Klassen stellen die klassenübergreifenden W-/D-Verzeichnisse dar. Manche Waren oder Dienstleistungen können in mehreren Nizza-Klassen angemeldet werden. Durch eine kluge Kombination der richtigen Nizza-Klassen kann ein klassenübergreifender Markenschutz entstehen. Dabei werden die Kosten für die Anmeldung minimiert und dennoch ein Markenschutz hergestellt.

Unterschied von Nizza-Waren und Nizza-Dienstleistungen

Besonders Augenmerk muss bei der Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen gelegt werden. Der Vertrieb oder die Herstellung eines bestimmten Produktes umfasst nicht die Anwendung dieses Produktes im Rahmen einer Dienstleistung. Hier besteht hohe Verwechslungsgefahr, was wiederum in einem unzureichenden Markenschutz mündet.

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