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Durchsetzung und Erlöschen des Markenrechts

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    Das deutsche Markenrecht – Durchsetzung, Lizenzierung, Erlöschen

    Das deutsche Markenrecht reguliert den kompletten Lebenszyklus einer Marke. Von der Wahl möglicher Markennamen über die Anmeldung bis hin zu möglich rechtlichen Kollisionen mit bestehenden Marken und letztendlich der Löschung und Verlängerung. Das deutsche Markengesetz bietet die Lösungsansätze, die im Falle einer rechtlichen Kollision entstehen. Sowohl außergerichtliche als auch gerichtliche Lösungsverfahren werden geregelt.

    Die Bereiche der Lizenzierung oder Durchsetzung des Markenrechts, sowie die Frage des Erlöschens, behandeln wir in diesem Beitrag.

    Markenanmeldung vom Rechtsanwalt

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    Verteidigung Ihrer deutschen Marke

    Wird Ihr Markenrecht durch einen Konkurrenten verletzt, stehen Ihnen vier mögliche Maßnahmen zur Wahl: Die Berechtigungsabfrage, die Abmahnung, der vorläufige Rechtsschutz und die Klage.

    Die Markenverletzung

    Die Notwendigkeit der Verteidigung Ihrer Marke besteht erst, wenn eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Damit eine Markenverletzung vorliegt, darf der verdächtigte Markenverwender kein Recht dazu haben. Die Markenverletzung liegt erst dann vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.

    • Sie haben ein Markenrecht: Ihre Marke wurde bereits rechtskräftig angemeldet. Das DPMA hat alle Rechtshindernisse geprüft und Ihre nationale Marke erfolgreich eingetragen. Es besteht ein Markenschutz.
    • Das Verhalten der anderen Partei verletzt Ihr Markenrecht: Die andere Partei hat im geschäftlichen Verkehr ein Handeln betrieben, das Produkte und Dienstleistungen am Markt bewerben soll.
    • Dabei besteht eine rechtliche Kollision mit Ihrer eingetragenen deutschen Marke. Sie haben dem Handeln nicht zugestimmt. (§14 Abs. 2 und 3 MarkenG).
    • Es gibt keine rechtlichen Einreden oder Einwendungen: Verschiedene Einreden können die Rechtsfolge einer Markenrechtsverletzung aufheben. Dazu gehören etwa die Verjährung oder Verwirkung (§§20,21 MarkenG), die Bestandskraft (§22 MarkenG), mangelnde Benutzung (§§ 25, 26 MarkenG) oder das prioritätsältere Recht des Verletzers.

    Vorgehen gegen die markenrechtsverletzende Partei

    Liegt nun eine Verletzung Ihres Markenrechts vor, so können Sie unterschiedliche Maßnahmen gegen die markenrechtsverletzende Partei ergreifen. Dies sind insbesondere:

    • Berechtigungsanfrage
    • Abmahnung
    • Vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz
    • Klage

    Berechtigungsanfrage

    Die Berechtigungsanfrage kann als erster rechtlicher Schritt im Falle einer Markenverletzung verstanden werden. Dabei wird über einen Anwalt bei der verletzenden Partei angefragt, welche Gründe die Rechtsverletzung hat. Oft wird dieser Schritt eingeleitet, um weitere Informationen für eine spätere Klage zu sammeln. Andernfalls können auf diesem Wege Missverständnisse über eine unwissentliche Markenrechtsverletzung geklärt werden.

    Abmahnung

    Liegen Hinweise darauf vor, dass die verletzende Partei wissentlich und kalkuliert eine Markenrechtsverletzung aus wirtschaftlichen Gründen begeht, sollten Sie abmahnen. Mit der Abmahnung wird eine Unterlassungserklärung verschickt, welche eine Beseitigung der Rechtsverletzung beinhaltet. Zusammen mit einer Frist wird die verletzende Partei aufgefordert, innerhalb dieses Zeitraums die Verletzung zu beseitigen. Gleichzeitig müssen die Anwaltskosten getragen werden. Neben der Abmahnung kann eventuell ein Schadensersatz verlangt werden. Für eine mögliche Lizenzierung stellt die Abmahnung einen geeigneten ersten Schritt dar.

    Vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutz

    Geht die verletzende Partei nicht auf die Abmahnung ein und zeigt sich uneinsichtig, müssen gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Der erste gerichtliche Schritt wäre das Erwirken einer einstweiligen Verfügung, damit die verletzende Partei aufgrund einer gerichtlichen Anweisung die Markenrechtsverletzung unterlassen muss.

    Gerichtliches Vorgehen – langfristiger gerichtlicher Markenschutz durch eine Klage

    Für einen langfristigen gerichtlichen Schutz bei einer Markenrechtsverletzung muss über das Gericht eine Klage eingereicht werden. Auf diesem gerichtlichen Wege können Sie folgende Rechtsansprüche durchsetzen:

    • Unterlassung: Sie haben die Möglichkeit eine langfristige Unterlassung durch die verletzende Partei durchzusetzen. Als Ihre rechtliche Vertretung legen wir vor Gericht die Wiederholungsgefahr dar (§ 14 Abs. 5 MarkenG). Hat eine Rechtsverletzung noch nicht stattgefunden, zeigen wir die Erstbegehungsgefahr auf.
    • Schadensersatz: Die unberechtigte Nutzung Ihrer Marke oder die wirtschaftliche Schädigung durch eine anderweitige Markenrechtsverletzung, ermöglicht die Durchsetzung eines Schadensersatzes (§§14 Abs. 6 MarkenG, 276 Abs. 1 BGB).
    • Auskunft: Sie können gerichtlich eine Auskunft der verletzenden Partei durchsetzen. Dies dient u.a. der Bemessung des Schadensersatzes. Sensible Unterlagen, wie Kundenlisten oder Marketing-Material muss bei Erfolg herausgegeben werden.
    • Vernichtung: Die Vernichtung der markenverletzenden Waren oder die Auflösung der Struktur der Dienstleistungen sind ebenfalls durchsetzbare Ansprüche.
    • Beschlagnahmung: Eine Beschlagnahmung der entsprechenden Produkte durch deutsche Zollbehörden ist möglich.

    Lizenzierung der Marke

    Haben Sie Ihre DE Marke erfolgreich angemeldet und eintragen lassen, so können Sie für die Nutzung Ihrer Markenrechte durch Dritte eine Lizenzgebühr verlangen (Lizenzierbarkeit). Als Inhaber einer nationalen Marke in Deutschland haben Sie das Recht, Ihre Marke gegen eine Lizenzgebühr zu „verpachten“. Dieser Umstand ist in §30 Abs. 1 MarkenG geregelt.

    Lizenzvergabe für Waren und Dienstleistungen Ihrer Marke

    Unabhängig davon, ob Ihr Markenrecht durch Eintragung, Benutzung oder notorische Bekanntheit entstanden ist, haben Sie das Recht, Ihre Waren und Dienstleistungen unter Ihrer Marke exklusiv zu vermarkten. Dieses exklusive Recht kann an Wettbewerber oder andere Marktteilnehmer „verpachtet“ werden (Franchise). Gegen eine Lizenzgebühr können Lizenznehmer von der Markenbekanntheit profitieren. Die Ausprägung der Lizenz kann unterschiedlich sein:

    • Unbeschränkte und exklusive Lizenz: In der Praxis selten zu finden. Sie überträgt alle Markenrechte auf den Lizenznehmer.
    • Sachlich begrenzte Lizenz: Sie vergibt das Markenrecht für bestimmte Waren und Dienstleistungen.
    • Räumlich begrenzte Lizenz: Sie gestattet dem Lizenznehmer die Verwendung in bestimmten Regionen.
    • Zeitlich begrenzte Lizenz: Sie ist auf einen im Lizenzvertrag festgesetzten Zeitraum begrenzt.

    Wie alle Verträge im deutschen Recht unterliegt auch der Lizenzvertrag der Vertragsfreiheit. Sie können daher die Rechte für den Lizenznehmer nach Belieben ausgestalten.

    Lizenzvergabe durch Vertrag

    Durch die Vergabe der Lizenz in Form eines Vertrages räumen Sie dem Lizenznehmer unterschiedliche Nutzungsrechte an Ihrer Marke ein. Im Detail unterliegen diese der individuellen Vertragsgestaltung. Häufige und weit verbreitete Formen hingegen sind das Merchandising und das Franchising.

    • Merchandising: Beim Merchandising wird meistens die Marke an einen Lizenznehmer verliehen. Dieser stellt weiterhin seine eigenen Produkte her oder vertreibt seine eigenen Dienstleistungen. Er verwendet jedoch die Marke zu Vermarktungszwecken. Ein prominentes Beispiel sind die Trikots des Profisports. Fußballvereine verleihen Ihre Marken an Trikot-Hersteller, welche ihre eigenen Produkte (die Trikots) unter Verwendung einer fremden Marke (Der Verein) vertreiben.
    • Franchising: Beim Franchising hingegen wird neben der Lizenz zur Markennutzung auch eine komplette Unternehmensstruktur verliehen. Gegen eine Gewinnbeteiligung oder eine Lizenzgebühr kann der Lizenznehmer das Geschäftsmodell übernehmen. Franchising ist das Erfolgsrezept namhafter Fast Food-Ketten, wie McDonalds und Burger King.

    Markenlizenzen und deren Bedeutung in der heutigen Wirtschaft

    Die Vergabe von Markenlizenzen hat mittlerweile einen enormen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Der Aufbau einer Marke mit dem Ziel der späteren Lizenzvergabe gehört den profitabelsten Geschäftsmodellen überhaupt. Zahlreiche namhafte Marken und Hersteller haben sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und verdienen ausschließlich an der Vergabe ihrer Markenlizenz. Das wirtschaftliche Risiko wird dabei minimiert, während die Gewinne ohne aktives Zutun erwirtschaftet werden können. Ein prominentes Beispiel ist Donald Trump, der aktiv keine Hotels betreibt, sondern seine Marke an Unternehmen vergibt. Auch Calvin Klein und Tommy Hilfiger produzieren ihre Waren nicht mehr selber, sondern haben die Lizenzen an Hersteller vergeben. Es bedarf allerdings eines hohen Bekanntheitsgrades.

    Rechte des Lizenznehmers

    Die Rechte des Lizenznehmers sind abhängig von der vertraglichen Ausgestaltung durch den Lizenzgeber. Generell steht ihm diese vertraglich vereinbarte Nutzung zu. Die Lizenzvergabe kann zeitlich, sachlich oder räumlich beschränkt sein. Möglich ist auch das Vorgehen gegen Markenschutzverletzungen durch Dritte. Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer das Recht, gegen Verletzungen des Markenschutzes vorzugehen, vertraglich einräumen (§30 Abs. 3 MarkenG). Der daraus resultierende Schadensersatzanspruch steht wiederum nur dem Markeninhaber zu (BGH GRUR 2007, 877 – Windsor Estate).

    Rechte des Lizenzgebers

    Der Markeninhaber hat bei der Lizenzvergabe zunächst einen Anspruch auf den Erhalt der im Vertrag vereinbarten Lizenzgebühr. Sollte der Lizenznehmer Pflichten aus dem Vertrag verletzen, so kann er stets eine Markenverletzungsklage beim Gericht einreichen (§30 Abs. 3 MarkenG).
    Häufig überschreiten Lizenznehmer die sachliche Begrenzung einer Marke. Hat sich ein Hersteller hochwertiger Wolldecken etwa auf ein Luxussegment spezialisiert, könnte er seinen Lizenznehmern verbieten, die Decken zu einem bestimmten Preis und in Discounter-Läden zu vertreiben. Da der Lizenznehmer jedoch an schwachen Absatzzahlen im Luxussegment leidet, verkauft er die Wolldecken deutlich günstiger als im Lizenzvertrag vereinbart.
    Durch den plötzlichen Preisabfall und dem Angebot der luxuriösen Wolldecken in einem Discounter könnte jedoch die Marke nachhaltigen Schaden erleiden. Die Stellung als Hersteller im Luxussegment wäre gefährdet. In diesem Fall kann der Markeninhaber einen Schadensersatz verlangen.
    Dabei könnte er nicht nur gegen den Lizenznehmer, sondern auch gegen beteiligte Partein, wie etwa den Discounte, vorgehen (§24 Abs. 2 MarkenG).
    Aufgrund der individuellen Vertragsfreiheit kann der Lizenzgeber den Vertrag nach Belieben ausgestalten. Auch eine Verpflichtung des Lizenznehmers zu einer bestimmten aktiven Handelsweise wäre möglich.

    Markenanmeldung vom Rechtsanwalt

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    geprüfte Fälle

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    Erlöschen einer deutschen Marke

    Ist eine Marke angemeldet, entsteht der Markenschutz. Er ist jedoch in mancher Hinsicht begrenzt. So kann eine Marke auf unterschiedlichen Wegen erlöschen. Der einfachste Weg zum Erlöschen einer DE Marke ist der freiwillige Verzicht. Ein Antrag beim DPMA genügt und die Marke wird aus dem Register gelöscht. Wird eine W-/D-Klasse im geschäftlichen Betrieb nicht genutzt, so verfällt der Markenschutz. Auch aus rechtlichen Gründen besteht die Möglichkeit zum Verfall des Markenschutzes. Bestehen absolute oder relative Schutzhindernisse, so kann eine Marke vor oder nach der Eintragung gelöscht werden. Auch bei anderen Rechtsverletzungen ist eine vorzeitige Löschung denkbar. Die Dauer des Markenschutzes in Deutschland beträgt zehn Jahre. Wird die Marke nach Ablauf der Frist nicht vom Markeninhaber verlängert, verfällt der Markenschutz automatisch und die Marke wird gelöscht (§47 Abs. 1 MarkenG).

    Verzicht des Markeninhabers

    Der freiwillige Verzicht nach §48 MarkenG mündet in einer Löschung der Marke. Der Markeninhaber stellt den Antrag beim DPMA. Das kann sinnvoll sein, wenn die Marke nicht weiter genutzt und das rechtliche Risiko minimiert werden soll. Für den freiwilligen Verzicht durch Löschung muss der Markeninhaber keine Gebühren zahlen.

    Keine Verlängerung der Schutzdauer der Marke

    Der Markenschutz einer deutschen Marke läuft genau zehn Jahre ab Anmeldedatum (§47 Abs. 1 MarkenG). Der Markeninhaber muss nach Ablauf der zehnjährigen Frist die Verlängerung durch Zahlung der Gebühr anstreben. Kommt der Markeninhaber dieser Zahlungsverpflichtung nicht nach, so wird die Marke automatisch gelöscht (§47 Abs. 6 MarkenG).

    Verfall der Marke wegen Nichtnutzung

    Nach der Eintragung einer Marke in einer bestimmten W-/D-Klasse muss innerhalb von fünf Jahren nach dem Eintragungsdatum verwendet werden. Ansonsten verfällt der Markenschutz wegen Nichtbenutzung (§49 Abs. 1 MarkenG). Die Nutzung muss innerhalb Deutschlands erfolgen. Vorteilhaft ist dabei, dass die Lizenzierung und dadurch die Nutzung durch eine dritte Partei den Verfall verhindert. Selbst bei einer Abwandlung der Marke bleibt der Markenschutz rechtserhaltend. Dafür darf die Kennzeichnungskraft nicht stark verringert werden (§26 Abs. 3 MarkenG). Ist die Marke verfallen, kann der Markenschutz durch Wiederaufnahme der Nutzung rückgängig gemacht werden (BGH GRUR 2002, 967,969 – Hotel Adlon).

    Werden nur bestimmte Teile, etwa nur einige der eingetragenen W-/D-Klassen verwendet, besteht die Gefahr eines Teilverfalls der Marke (§49 Abs. 3 MarkenG). Auch aus diesem Grund sollte vor der Markenanmeldung intensiv recherchiert werden, welche Klassen notwendig sind und wirklich genutzt werden. Die Kosten steigen mit jeder weiteren W-/D-Klasse. Außerdem können beim Teilverfall Kosten entstehen, die vom Markenanmelder getragen werden müssen.

    Löschung der Marke bei Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

    Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende Marken eingetragen. Die Prüfung des Bestehens absoluter Schutzhindernisse wird automatisch vom DPMA übernommen (§37 MarkenG). Dafür lässt sich das DPMA bis zu drei Monate Zeit. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden und es kommt vor, dass eine DE Marke trotz bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragen wird (§8 MarkenG).
    Stellt ein Wettbewerber ein absolutes Schutzhindernis bei einer Marke fest, so kann er eine Überprüfung beantragen, die in einer Löschung münden kann (§50 MarkenG). Der mögliche Zeitraum für einen solchen Antrag kann je nach Schutzhindernis über den gesamten Zeitraum des Markenschutzes, nämlich zehn Jahre (§50 Abs. 2 MarkenG), bestehen. In den meisten Fällen beträgt die Frist zwei Jahre (§50 Abs. 3 MarkenG).
    Hier besteht eine erhebliche Gefahr für Ihren Unternehmenserfolg. Eine nachträgliche Löschung der Marke kann mit enormen Kosten verbunden sein. Ggf. muss eine Umstrukturierung der Vermarktungsstrategie oder des Unternehmens vorgenommen werden.

    Löschung wegen Nichtigkeit bei relativen Schutzhindernissen

    Eine Löschung der deutschen Marke wegen relativer Schutzhindernisse ist ebenso möglich. Sie werden nicht von Amts wegen durch das DPMA überprüft. Die Überprüfung erfolgt alleine durch Wettbewerber oder Inhaber älterer Marken. Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Eintragung der Marke hat der Markeninhaber die Möglichkeit, beim DPMA einen Widerspruch einzulegen (§42 MarkenG). Wird dem Widerspruch stattgegeben, wird die Eintragung rückgängig gemacht. Ist die Frist von drei Monaten bereits verstrichen, so kann der Inhaber der älteren Marke dennoch ein gerichtliches Löschungsverfahren einklagen (§§51, 55 MarkenG). Dabei ist der gerichtliche Weg jedoch notwendig. Rechtsgrundlage ist dabei §9 MarkenG, wonach eine Löschung der Marke wegen einem relativen Schutzhindernis angeregt werden kann. Gleichzeitig ist eine Abmahnung sowie weitere rechtliche Maßnahmen durch den Markeninhaber denkbar. Um diese kostenintensive rechtliche Kollision zu vermeiden, sollten Sie uns als Partner an Ihrer Seite haben. Wir führen bereits vor der Anmeldung eine intensive Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche durch, um relative Schutzhindernisse auszuschließen.

    Verfall der Marke aus den Gründen von §49 Abs. 2 MarkenG

    Es bestehen weitere Verfall- und Löschgründe aus §49 Abs. 2 MarkenG neben der reinen Nichtbenutzung der Marke. Dies wären insbesondere:

    • Die Marke hat sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt.
    • Es besteht eine Täuschungsgefahr durch die Marke.
    • Es besteht keine Markenrechtsfähigkeit.

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